§ 43 (2) MarkenG → Entscheidung über den Widerspruch
§ 43 (3) MarkenG → Aussetzung des Widerspruchsverfahrens
§ 43 (4) MarkenG → Wirkung der Löschung im Widerspruchsverfahren

§ 26 MarkenG → Rechtserhaltende Benutzung

→ Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung

Mit der Nichtbenutzungseinrede wird die rechtserhaltende Benutzung einer Marke bestritten. Die Nichtbenutzungseinrede kann in folgenden Verfahren erhoben werden:

• Widerspruchsverfahren (§ 43 MarkenG)
• Verletzungsverfahren (§ 25 II MarkenG und § 22 I Nr. 2 MarkenG) [→ Nichtbenutzungseinrede im Verletzungsverfahren]
• Löschungsverfahren wegen älterer Rechte (§ 51 IV Nr. 1 iVm § 55 III MarkenG)

Bei den genannten Verfahren hat der Markeninhaber bei Nichtbenutzungseinrede die rechtserhaltende Benutzung vorzutragen, d.h. er hat die Vortrags- und Beweislast. [→ Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung]

Eine bestimmte Form ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.¹⁾

Auf Grund § 43 (1) S. 2 MarkenG hat der Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang bei einem zulässigen Bestreiten die Benutzung seiner Marke gemäß § 26 MarkenG [→ Rechtserhaltende Benutzung] grundsätzlich dann glaubhaft zu machen, wenn diese länger als fünf Jahre im Markenregister eingetragen ist.²⁾

§ 26 Abs. 5 MarkenG schränkt diese Obliegenheit des Widersprechenden für den Fall, dass gegen die Eintragung der prioritätsälteren Marke Widerspruch erhoben worden ist, dahingehend ein, dass in diesem Fall an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens tritt.³⁾

Dies bedeutet mit anderen Worten, dass der gemeinhin als Benutzungsschonfrist bezeichnete Zeitraum von fünf Jahren, in dem der Widersprechende von der Glaubhaftmachung der Benutzung freigestellt ist, erst mit dem Zeitpunkt des Abschlusses des gegen die prioritätsältere Marke gerichteten Widerspruchsverfahrens in Lauf gesetzt wird.⁴⁾

Soweit eine Nichtbenutzungseinrede undifferenziert ohne konkrete Bezeichnung der beiden nach dem Gesetz in § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG grundsätzlich vorgesehenen Einreden erhoben wird, ist dies regelmäßig als Erhebung beider Einreden zu verstehen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind.⁵⁾

Bei einer Fallgestaltung, bei der nur eine der beiden Nichtbenutzungseinreden zulässig ist bzw. Rechtswirkung entfalten kann, ist die undifferenziert erhobene Einrede als verfahrensrechtliche Erklärung nach dem mutmaßlichen Willen entsprechend § 133 BGB dahingehend auszulegen, dass der Einredende nur die nach dem Gesetz mit Rechtswirkung mögliche und damit sinnvolle Einrede erheben will. Die Auslegung von verfahrensrechtlichen Erklärungen hat sich im Zweifel danach zu richten, was nach der Gesetzeslage vernünftig ist und der Gesetzeslage entspricht.⁶⁾

Wird im Widerspruchsverfahren vom Gegner die Einrede mangelnder Benutzung erhoben, so ist nach § 43 MarkenG vom Markeninhaber die rechtserhaltende Benutzung der Marke vom Markeninhaber glaubhaft zu machen.

Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke unterliegt dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz⁷⁾. Da nach einhelliger Auffassung in Literatur und Rechtsprechung das Gericht nicht auf neue Angriffs- und Verteidigungsmittel hinweisen darf, ist es ihm auch insbesondere verwehrt auf die Möglichkeit der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede hinzuweisen.⁸⁾

Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung im Registerverfahren unterliegt nach allgemeiner Auffassung dem Beibringungsgrundsatz und dem Verfügungsgrundsatz. Das Bestreiten der Benutzung ist demnach eine echte Einrede, die von der Partei selbst klar und deutlich vorgebracht werden muß. Einer Aufforderung zur Glaubhaftmachung der Benutzung ist nicht erforderlich.

Eine im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren „verfrüht“ erhobene Nichtbenutzungseinrede entfaltet Rechtswirkungen regelmäßig nicht automatisch mit dem Ablauf der Benutzungsschonfrist.⁹⁾ Die Nichtbenutzungseinrede kann demnach nicht im Voraus erhoben werden.

Ein nur hilfsweises Bestreiten der Benutzung hat keine Rechtswirkung.¹⁰⁾

Die Nichtbenutzungseinrede muß im Beschwerdeverfahren nicht wiederholt werden, wenn sie bereits im Verfahren vor dem Amt erhoben wurde.

Die Erklärung, die Nichtbenutzungseinrede nicht aufrechtzuerhalten, ist grundsätzlich nicht als konkludenter Verzicht auf die Einrede aufzufassen.¹¹⁾

Die Nichtbenutzungseinrede impliziert das Anfangsbestreiten aller Benutzungstatsachen, so daß der Widersprechende hierfür Beweis zu erbringen hat, wobei eine Glaubhaftmachung ausreichend ist.

Die im Beschwerdeverfahren erhobene Einrede mangelnder Benutzung ist eine Prozesserklärung.¹²⁾

Es ist möglich, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre ursprünglich unbeschränkt geltend gemachte Einrede der Nichtbenutzung im patentamtlichen Verfahren zunächst für eine sepzifische Warengruppe zurückgestellt und im Beschwerdeverfahren auch für diese Warengruppe wieder aufgreift. Ein solches Wiederaufgreifen ist jederzeit möglich.¹³⁾

Der Umstand, dass der Einredende von der zunächst uneingeschränkt geltend gemachten Einrede mangelnder Benutzung eine Reihe von Dienstleistungen ausgenommen und deren Benutzung zugestanden hat, stellt keinen Teilverzicht auf die Erhebung der Einrede dar. Eine derart weitreichende Bedeutung kann der Erklärung nur bei Vorliegen besonderer Umstände entnommen werden.¹⁴⁾

Der Markeninhaber muß sich jederzeit über die Benutzung seiner Marke erklären können. D.h., es wird ihm zugemutet, daß er sich auch bei einer in der mündlichen Verhandlung überraschend vorgebrachten Benutzungseinrede sofort festzulegen hat, ob er benutzt oder nicht. Er kann allerdings für die Beibringung der Mittel zur Glaubhaftmachung seiner Erklärung Schriftsatzfrist beantragen.

Das undifferenzierte Bestreiten der Benutzung einer Widerspruchsmarke ist regelmäßig als Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zu verstehen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Soweit nach der Datenlage nur die Voraussetzungen für die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gegeben sind, ist eine solche verfahrensrechtliche Erklärung entsprechend § 133 BGB im Zweifel dahingehend auszulegen, dass nur diese nach dem Gesetz mit Rechtswirkung mögliche und damit sinnvolle Einrede erhoben werden soll.¹⁵⁾

In dem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist die Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zu sehen.¹⁶⁾

Das Bestreiten der Benutzung einer Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG unterliegt dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz und stellt damit eine Ausnahme von dem das patentamtliche und patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Grundsatz dar, dass der Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen und das Vorbringen der Beteiligten bis zum Erlass der Entscheidung in jeder Lage des Verfahrens zu berücksichtigen ist.¹⁷⁾

Für das Bestreiten der Benutzung einer Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG ist eine eindeutige Erklärung erforderlich. Allgemeine Ausführungen zur Benutzungslage in anderem Zusammenhang, wie zum Beispiel bei der Erörterung der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren oder Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft oder anderer Aspekte der Verwechslungsgefahr können grundsätzlich nicht als Nichtbenutzungseinwand ausgelegt werden.¹⁸⁾

In erster Linie kommt es für die Beurteilung eines ausreichenden Umfangs der Benutzung auf die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen an¹⁹⁾. Dabei dürfen die Anforderungen an die mengenmäßige Benutzung nicht zu hoch angesetzt werden, da es letztlich um eine Abgrenzung zur Scheinbenutzung geht. Auch kann der Umfang der Benutzung nicht allein durch die Vorlage von Umsatzzahlen belegt werden, vielmehr muss sich die Dienstleistungserbringung als wirtschaftlich sinnvoll darstellen.²⁰⁾

→ Rechtserhaltende Benutzung
→ Nichtbenutzungseinrede im Verletzungsverfahren
→ Verfall wegen Nichtbenutzung