Artikel 33 (3) des Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht beschreibt die Möglichkeiten der Kammern bei einer Widerklage auf Nichtigerklärung im Fall einer Verletzungsklage.

Gemäß Artikel 33 (3b) UPCA kann nach einer entsprechenden Entscheidung eine Verweisung der Widerklage auf Nichtigerklärung an die Zentralkammer und eine Fortsetzung der Klage auf Verletzung erfolgen. Sobald die Zentralkammer ihre Entscheidung getroffen und das Patent in geänderter Form aufrechterhalten hat, kann eine Aussetzung der Verletzungsklage ausschließlich auf R. 295(c)(i) oder (m) EPGVO [→ Aussetzung des Verfahrens] gestützt werden.¹⁾

Generell erscheint eine frühzeitige Entscheidung nach Art. 33(3) EPGÜ unter den aktuellen Bedingungen des noch im Aufbau befindlichen Gerichts gerechtfertigt. Da einige Mitglieder des Spruchkörpers derzeit nur in Teilzeit oder fallweise beschäftigt sind, erscheint es aus Gründen der Verfahrenseffizienz angemessen, die Zuweisung des technisch qualifizierten Richters (TQJ) frühzeitig zu erreichen. Dann kann er/sie so früh wie möglich in das Fallmanagement eingebunden werden. Andernfalls bestünde ein erhebliches Verzögerungsrisiko, wenn der TQJ nicht vor dem Zwischenverfahren ernannt würde und daher nicht frühzeitig in den Zeitplan einbezogen werden könnte.²⁾

Mehrere Beklagte können gemeinsam eine Nichtigkeitswiderklage erheben. Entscheiden sich jedoch einige Beklagte gegen eine Nichtigkeitswiderklage, so sind sie von der Rechtsbeständigkeitsargumentation ausgeschlossen.³⁾

Regel 25 der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts (EPGVO) erlaubt dem Beklagten, in der Klageerwiderung eine Widerklage auf Nichtigerklärung des Patents zu erheben und beschreibt die erforderlichen Angaben und Dokumente.

Regel 25.1 EPGVO → Erhebung der Widerklage auf Nichtigerklärung
Erlaubt dem Beklagten, die Behauptung aufzustellen, dass das angeblich verletzte Patent ungültig ist, und legt die erforderlichen Angaben und Dokumente fest, die in der Widerklage enthalten sein müssen.

Regel 25.2 EPGVO → Benachrichtigung des Patentinhabers
Regelt die Benachrichtigung des Patentinhabers, wenn dieser nicht der Kläger im Verletzungsverfahren ist, und beschreibt die erforderlichen Schritte und Informationen.

Nach Regel 25 und Regel 263 EPGVO [→ Zulassung von Klageänderungen oder -erweiterungen] sowie der generellen Struktur der Verfahrensordnung des UPC [Präambel.7 → Effizienz des Verfahrens] müssen alle relevanten Tatsachen, Beweismittel und rechtlichen Begründungen in einem frühen Stadium des Verfahrens eingereicht werden. Nachträgliche Ergänzungen sind nur zulässig, wenn diese mit hinreichender Begründung dargelegt und nicht nachlässig verspätet eingebracht wurden.⁴⁾

Eine Nichtigkeitswiderklage [Regel 25 EPGVO → Widerklage auf Nichtigerklärung ] kann gemäß Regel 25.1 [→ Erhebung der Widerklage auf Nichtigerklärung] und Regel 42 [→ Klage gegen den Patentinhaber] der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts entweder gegen den eingetragenen Inhaber des Patents (Regel 8.6-Inhaber [→ Inhaberschaft bei Verfahren nach den Regeln 42 und 61]) oder den materiell berechtigten Inhaber (Regel 8.5(a) oder (b)-Inhaber → Vermutung der Inhaberschaft und Anmelderschaft) gerichtet werden. Die Wahl liegt beim Widerkläger.⁵⁾

Im Falle des Auseinanderfallens von eingetragenem und materiell berechtigtem Inhaber obliegt es dem eingetragenen Inhaber, der nicht zugleich materiell berechtigter Inhaber ist, nach Regel 305.1(c) VerfO beim Gericht den Austausch durch den materiellen Inhaber zu beantragen.⁶⁾

Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, den Verletzungsbeklagten im Hinblick auf die Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage von der Prüfung der materiellen Berechtigung am Klagepatent zu entlasten.⁷⁾

Eine Zurückweisung der Nichtigkeitswiderklage als offensichtlich aussichtslos gemäß den Regeln 361 [→ Offensichtlich aussichtslose Klage] und 363 VerfO [→ Anordnung der Zurückweisung offensichtlich unzulässiger Ansprüche] kommt nicht in Betracht, wenn die Widerklage gegen den eingetragenen Inhaber des Patents gerichtet ist und die Voraussetzungen für ein Vorgehen nach diesen Regeln nicht vorliegen.⁸⁾

Wenn im Verfahren die Behauptung aufgestellt wird, dass das angeblich verletzte Patent ungültig ist, muss nach Regel 25 EPGVO [→ Widerklage auf Nichtigerklärung] die Klageerwiderung eine Widerklage auf Nichtigerklärung des Patents gegen den Inhaber des Patents in Übereinstimmung mit Regel 42 EPGVO [→ Klage gegen den Patentinhaber] enthalten. Wenn dies nicht erfolgt, ist auf den Nichtigkeitseinwand (hier: Überschreitung der Ursprungsoffenbarung) inhaltlich nicht einzugehen.⁹⁾

Artikel 33 EPGÜ → Zuständigkeit der Kammern des Gerichts erster Instanz
Regelt die Zuständigkeit der Kammern des Gerichts erster Instanz, einschließlich der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Lokalkammern, Regionalkammern und der Zentralkammer.

EPGVO, Abschnitt 1 → Verletzungsklage
Beschreibt den Ablauf einer Verletzungsklage, einschließlich der Einreichung der Klageschrift, der Klageerwiderung, der Widerklage auf Nichtigerklärung und der Erwiderung auf die Widerklage.