§ 6 S. 1 PatG → Recht auf das Patent
§ 8 PatG → Vindikationsanspruch
§ 21 I Nr.3 PatG → Widerruf wegen widerrechtlicher Entnahme
§ 812 (1) S. 1 BGB → Eingriffskondiktion

→ Einwand der widerrechtlichen Entnahme (Patentverletzungsverfahren)

Das Gesetz stellt dem aus widerrechtlicher Entnahme Verletzten mit der Vindikationsklage einerseits und dem auf § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG gestützten Einspruch zwei unterschiedliche Rechtsinstitute zur Verfügung, die einen Schutz der Rechte des Verletzten mit unterschiedlicher Zielrichtung gewährleisten.¹⁾

Die unterschiedliche Zielrichtung der beiden Rechtsbehelfe hat zur Folge, dass ein Vorrang des zivilprozessualen Verfahrens nicht grundsätzlich angenommen werden kann, sondern nur insoweit, als in einem Verfahren rechtskräftig Tatsachen festgestellt werden, von denen im anderen nicht abgewichen werden darf.²⁾

Jedenfalls die Schutzrechtsanmeldung, die Schutzrechtsinhaberschaft und das Ausnutzen derselben durch einen Dritten, der die Erkenntnis sich nicht seinerseits selbst erschlossen hat, kann einen dieser Zuweisung widersprechenden Eingriff in eine fremde Rechtsposition darstellen.³⁾

Mit der Geltendmachung einer widerrechtlichen Entnahme der Erfindung kann der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger gegen einen Anmelder oder Patentinhaber vorgehen, der zwar formal berechtigt ist, dem aber das materielle Recht an der Patentanmeldung bzw. dem Patent nicht zusteht. Die widerrechtliche Entnahme kann als Widerrufsgrund (§ 21 I Nr. 3 PatG) im Einspruchsverfahren und im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden, sowie als Anspruchsgrundlage einer Vindikationsklage (§ 8 I S. 1 2. Alt. PatG).

Tatbestandsvoraussetungen der widerrechtlichen Entnahme sind:

• Erfindungsbesitz des Klägers bzw. des Einsprechenden;
• Wesentliche Identität zwischen angemeldeter bzw. patentierter Erfindung und Erfindungsbesitz des Klägers bzw. des Einsprechenden;
• Kausalität (Gegenstand der Anmeldung bzw. des Patents muß ursächlich auf den Erfindungsbesitz des Verletzten zurückgehen („Entnahme“);
• Widerrechtlichkeit der Entnahme
• Schutzfähigkeit des angegriffenen Schutzrechts: Nach ständiger Rechtsprechung setzt der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme begrifflich die Patentfähigkeit des angegriffenen Schutzrechts voraus. Schutzunfähiges kann nicht entnommen werden.⁴⁾ Diese Voraussetzung ist allerdings in der Literatur umstritten (siehe unten).

Wichtig ist, daß grundsätzlich die materielle Berechtigung des Klägers nicht Voraussetzung der widerrechtlichen Entnahme ist. Auch muß nicht das Fehlen der materiellen Berechtigung des Anmelders bzw. des Patentinhabers nachgewiesen werden.

Dies spielt insbesondere bei der Vindikationsklage eine wichtige Rolle. Bei Einspruch und Nichtigkeitsklage wegen widerrechtlicher Entnahme ist die materielle Berechtigung des Einsprechenden bzw. des Klägers allerdings zusätzliche Voraussetzung. [→ Widerrechtliche Entnahme als Widerrufsgrund]

Ob eine widerrechtliche Entnahme die Schutzfähigkeit des Entnahmegegenstands voraussetzt, wie dies die ältere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs angenommen hat⁵⁾, oder ob es - wie dies in der Literatur inzwischen ganz überwiegend vertreten wird⁶⁾ und der Senat bereits wiederholt für den Abtretungsanspruch nach § 8 PatG entschieden hat⁷⁾, wird als nicht liquide Rechtsfrage für das Patentgericht aber auf Grund der kontroversen Beurteilung bei sich bietender Gelegenheit schon unter dem Gesichtspunkt, dass § 100 Abs. 2 PatG den Grundsatz des gesetzlichen Richters verwirklicht⁸⁾, Grundlage für die Zulassung der Rechtsbeschwerde sein müssen, wenn sich die Frage in entscheidungserheblicher Weise in einem der Rechtsbeschwerde zugänglichen Verfahren stellt.⁹⁾

Der Gegenstand der Anmeldung bzw. des Patents muß ursächlich auf den Erfindungsbesitz des Verletzten zurückgehen, d.h. die Kenntnis von der Erfindung muß der Anmelder vom Erfindungsbesitzer erhalten haben. Ob die Kenntnis berechtigt oder unberechtigt erlangt worden ist oder ob der Entnehmer bös- oder gutgläubig, ist dabei unerheblich.¹⁰⁾ Auch mittelbare Kenntnisnahme reicht.

Kausalität wird bereits vermutet, wenn die Person in Erfindungsbesitz die Erfindung verlautbart hat, auch bei mündlicher Mitteilung. Der Beklagte hat das Gegenteil zu beweisen.

Kausalität besteht nicht bei Doppelerfindung¹¹⁾ oder wenn offensichtlich eine im Stand der Technik bekannte Lehre vindiziert werden soll.

Widerrechtlichkeit der Entnahme besteht dann, wenn die Anmeldung ohne Einwilligung des Erfindungsbesitzers, dem die Erfindung entnommen wurde, erfolgt ist.

Es kommt nicht darauf an, ob der Anmelder den Erfindungsbesitz widerrechtlich erlangt hat oder nicht und es kommt auch nicht darauf an, ob er die Anmeldung gutgäubigkeit oder bösgläubig getätigt hat. Maßgeblich alleine ist die Anmeldung ohne Einwilligung des Erfindungsbesitzers.¹²⁾

Einwilligung und Genehmigung wird gemäß dern Grundsätzen des BGB (§§ 182 ff.) beurteilt. Eine stillschweigende Einwilligung ist denkbar, muß sich jedoch aus den Umständen klar ergeben. Auf Verschulden oder guten Glauben kommt es nicht an.

Der Miterfinder handelt zwar widerrechtlich, wenn er die Erfindung alleine anmeldet und ihm die Zustimmung der anderen Miterfinder der Erfindergemeinschaft fehlt. Allerdings ist dies kein Fall der widerrechtlichen Entnahme (→ Widerrechtliche Entnahme als Widerrufsgrund). Ein Miterfinder kann sein Recht auf das Patent aber im Rahmen einer Vindikationsklage geltend machen.

Der Nichtberechtigte kann sich nicht darauf berufen, daß er mit Zustimmung des Berechtigten von der Erfindung Kenntnis erlangt oder diese angemeldet hat. Notwendig ist vielmehr eine tatsächliche Übertragung des materiellen Rechts im Wege der Abtretung (§ 398, § 413 BGB). Zu prüfen ist auch, ob nicht eine treuhänderische Berechtigung vorliegt. Guter Glaube schützt nicht. Zur Frage der Beweislast in solch einem Fall auch GRUR 1982, 95 - Pneumatische Einrichtung.

Der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene kann nach Ablauf der Fristen des § 8 Satz 3 und 4 PatG nur demjenigen Patentinhaber den Einwand der widerrechtlichen Entnahme entgegenhalten, der beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war. Dem gutgläubigen Patentinhaber kann Arglist nicht vorgeworfen werden, wenn er im Verletzungsrechtsstreit von der verfestigten Rechtsposition Gebrauch macht, die ihm das Gesetz mit Blick auf seinen gutgläubigen Erwerb gemäß § 8 Satz 5 PatG zuweist. ¹³⁾

Ob eine Verpflichtung besteht, eine geltend gemachte widerrechtliche Entnahme zu bescheiden, hat der BGH bisher nicht entschieden.¹⁴⁾

Für eine solche Verpflichtung könnte zwar sprechen, dass dem Verletzten mit dem Widerruf auf Grund widerrechtlicher Entnahme das zeitrangbegünstigte Nachanmelderecht des § 7 Abs. 2 PatG und damit möglicherweise eine subjektive Rechtsposition zusteht; es wird jedoch auch die Auffassung vertreten, dass dies nur einen Rechtsreflex darstelle¹⁵⁾.¹⁶⁾

Zu dieser Frage wird eine Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht bei sich bietendem Anlass zu erwägen sein.¹⁷⁾

Ebenso wie der Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme im Einspruchsverfahren nicht von Amts wegen eingeführt oder aufgegriffen werden darf, kann er auch nach Ausscheiden des Einsprechenden nicht weiter verfolgt werden.¹⁸⁾

Da der Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme nach seiner Bedeutung und Funktion lediglich im Individualinteresse des allein einspruchsberechtigten Verletzten liegt und sonst damit keine öffentlichen Interessen wahrgenommen werden, reicht die (erstinstanzliche) Prüfungsbefugnis nicht soweit, ein Einspruchsverfahren mit dem Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme außerhalb einer zulässigen Geltendmachung des Verletzten nach dem Untersuchungsgrundsatz von Amts wegen zu betreiben [→ Amtsermittlungsgrundsatz] und damit den Widerrruf des Patents zu begründen (Einschränkung von BGH GRUR 1995, 333, 335-337 - Aluminium-Trihydroxid). Vielmehr muss das Einspruchsverfahren hinsichtlich widerrechtlicher Entnahme dem Verhandlungsgrundsatz und der Dispositionsmaxime überlassen bleiben.¹⁹⁾

• Recht auf das Patent
• Widerrechtliche Entnahme als Widerrufsgrund
• Erfindungsbesitz
• Wesentliche Identität
• Nachanmelderecht
• Teilentnahme
• Schadensersatzansprüche gegen den Nichtberechtigten

• BGH GRUR 2001, 832 - Schleppfahrzeug
• BGH Mitt 2000, 499 - Abdeckrostvorrichtung
• BGH GRUR 1997, 890 - Drahtbiegemaschine
• BGH Mitt 1996, 1 - Gummielastische Masse
• BGH Beschl. v. 16.12.1993 - X ZB 12/92 - Lichtfleck
• BGH GRUR 1981, 128 - Flaschengreifer
• BGH GRUR 1979, 540 - Biedermeiermanschetten
• BGH GRUR 1979, 145 - Aufwärmvorrichtung
• BGH GRUR 1979, 692 - Spinnturbine
• BGH GRUR 1981, 186 - Spinnturbine II
• BPatG 10,207 - Bügelverschluß
• BGH GRUR 1971, 210, 212 Wildbißverhinderung

• Das Recht am Patent
• Teilentnahme