Vindikationsanspruch

§ 8 S. 1 PatG

Der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte kann vom Patentsucher verlangen, daß ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird.

§ 8 S. 2 PatG

Hat die Anmeldung bereits zum Patent geführt, so kann er vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen.

Nach § 8 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG kann der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte vom Patent- bzw. Gebrauchsmusterinhaber verlangen, dass ihm das Patent bzw. Gebrauchsmuster übertragen wird.¹⁾

Berechtigter

Berechtigter des Anspruchs aus § 8 PatG ist der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger.²⁾

Nichtberechtigter

Nichtberechtigter ist, wer nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist.³⁾

Kein Nichtberechtigter im Sinne des § 8 PatG ist somit jemand, der aufgrund einer Übertragung gemäß § 15 PatG selbst sachlich berechtigter Inhaber des Patents ist oder das Recht von einem solchen sachlich Berechtigten ableitet.⁴⁾

Eine sachliche Berechtigung kann dabei begründet werden durch jede Vollübertragung des Schutzrechts, aber auch beispielsweise durch eine treuhänderische oder zeitlich begrenzte Übertragung, etwa zur vorübergehenden Auswertung des Patents, soweit letztere noch nicht geendet hat.⁵⁾

Einwendungen

Dem auf Übertragung klagenden Erfindungsbesitzer kann jedoch entgegengehalten werden, er habe kein sachliches Recht an der Erfindung und deshalb auch kein Recht auf das Patent. Gesetzgeberischer Zweck des § 8 PatG ist es nämlich, das Auseinanderfallen von sachlichem und formellem Recht zu vermeiden. Das Patent soll derjenige erhalten, dem das Recht an der Erfindung sachlich zusteht. Wie in der Amtlichen Begründung zum Patentgesetz 1936 (Bl.f.PMZ 1936, 104 f.) zum Ausdruck gekommen ist, billigt das Gesetz dem Erfindungsbesitzer einen Anspruch lediglich aus Gründen der Beweiserleichterung zu, schließt aber den Einwand fehlender Rechtsinhaberschaft nicht aus.

Schutzfähigkeit

Die Schutzfähigkeit der entnommenen Erfindung ist nur im Einspruchsverfahren Voraussetzung für die widerrechtliche Entnahme. Für den Vindikationsanspruch spielt sie keine Rolle.⁶⁾

Vindikationsklage aufgrund widerrechtlicher Entnahme (§ 8 S.3 iVm § 8 I S.1 2. Alt PatG)

Voraussetzung ist das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale der widerrechtlichen Entnahme, also im wesentlichen der Erfindungsbesitz des Klägers. Dies ist eine wichtige Erleichterung gegenüber dem Nachweis der materiellen Berechtigung, denn den möglichen Einwand der fehlenden (alleinigen) materiellen Berechtigung des Klägers hat der Beklagte zu beweisen.

Die materielle Berechtigung des Klägers ist beispielsweise nicht gegeben, wenn er nur Mitinhaber ist.

Vindikationsklage nach Anmeldung durch den Nichtberechtigten (§ 8 S.3 iVm § 8 I S.1 1. Alt PatG)

Es ist auf die materielle Berechtigung (§ 6 PatG) abzustellen, der Erfindungsbesitz ist nicht maßgeblich. Damit kann beispielsweise der Erbe, der eine widerrechtliche Entnahme mangels Erfindungsbesitzes nicht geltend machen kann, seinen Vindikationsanspruch geltend machen.

Anspruchsvoraussetzungen:

Materielle Berechtigung des Klägers
Nichtberechtigung des Beklagten
Wesensgleichheit zwischen angemeldeter bzw. patentierter Erfindung und Erfindungsbesitz des Klägers / Einsprechenden
Kausalität (Gegenstand der Anmeldung / des Patents muß ursächlich auf den Erfindungsbesitz des Verletzten zurückgehen; 'Entnahme')
Anmeldung ohne Zustimmung des Erfindungsbesitzers (Widerrechtlichkeit)
Frist (§ 8 S. 3, 4 und 5)

Im auf widerrechtliche Entnahme gestützten Vindikationsprozess kann dem bloßen Erfindungsbesitzer seine mangelnde materielle Berechtigung an der Anmeldung / dem Patent entgegengehalten werden. Vom Gericht muß der Einwand voll berücksichtigt werden. ⁷⁾

Die Widerrechtlichkeit kann auch darin liegen, daß ein Miterfinder einer Erfindergemeinschaft alleine angemeldet hat, obwohl er hierzu nur in Gemeinschaft mit den übrigen Miterfindern berechtigt ist.

Ausschlußfristen

§ 8 S. 3 PatG

Der Anspruch kann vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 nur innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Abs. 1) durch Klage geltend gemacht werden. Hat der Verletzte Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) erhoben, so kann er die Klage noch innerhalb eines Jahres nach rechtskräftigem Abschluß des Einspruchsverfahrens erheben. Die Sätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war.

Klage bei anhängiger Anmeldung jederzeit möglich. Bei bereits erteiltem Patent muß Klage innerhalb einer Ausschlußfrist von zwei Jahren nach Veröffentlichung der Erteilung bzw. bei auf widerrechtliche Entahme gestütztem Einspruch des Verletzten noch ein Jahr nach rechtskräftigen Abschluß des Einspruchsverfahrens erhoben werden. Nach Ablauf der Klagefrist erlischt der Anspruch. Keine Wiedereinsetzung in die Auschlußfristen, da die Klagefrist keine Frist iSv §§ 233, 224 ZPO ist.

Ausnahme: War Patentinhaber zum Zeitpunkt des Erwerbs des Patents nicht in gutem Glauben, so sieht das Gesetz keine Ausschlußfrist vor. Zeitpunkt 'beim Erwerb des Patents' ist mißverständlich formuliert; gemeint ist der Zeitpunkt des Erwerbs des Rechts an der Erfindung, auf das Patents oder am Patent, nicht jedoch Zeitpunkt der Patenterteilung.

Definition: Bösgläubig (= nicht in gutem Glauben) ist, wer beim Erwerb der Erfindung, der Anmeldung oder des Patents wußte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht wußte, daß ihm oder seinem Rechtsvorgänger ein Recht an der Erfindung, der Anmeldung oder dem Patent nicht zustand (identisch mit Bösgläubigkeit nach § 932 II BGB).

Anmeldung durch den Arbeitnehmererfinder nach Inanspruchnahme

Bei Anmeldung durch den Arbeitnehmer nach Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber besteht ebenfalls ein Übertragungsanspruch wegen Anmeldung durch Nichtberechtigten (§ 8 I S. 1, 1. Alt.) vgl. GRUR 2011, 733 „Anforderungen an ordnungsgemäße Diensterfindung“.

siehe auch

¹⁾

LG Düsseldorf, Urteil vom 30. Oktober 2007, 4a O 324/06 - Übertragung von Schutzrechten in der Insolvenz

²⁾

BGH GRUR 1982, 95 – Pneumatische Einrichtung

³⁾ , ⁴⁾ , ⁵⁾

LG Düsseldorf, Urteil vom 30. Oktober 2007, 4a O 324/06 - Übertragung von Schutzrechten in der Insolvenz; m.V.a. BGH GRUR 1982, 95 – Pneumatische Einrichtung

⁶⁾

BGH GRUR 1962, S. 140 „ Stangenführungsrohre„:„Hier wie dort (bei Anmeldung und Patent) würde die Zulassung des Einwands fehlender Schutzfähigkeit des Entnommenen dazu führen, daß in einem Rechtsstreit, der lediglich die Klärung der Rechtsinhaberschaft zum Ziel hat, nicht so sehr um dies eigentliche Streitthema als vielmehr um die dem Streitstoff fremde und erst nach längerer Prüfung entscheidbare Frage gestritten wird, ob das von beiden Streitteilen in Anspruch Genommene ein schutzfähiges Recht darstellt oder nicht. Damit würde der Prozeß um die Berechtigung des Abtretungsverlangens durch Belastung mit einem ihm wesensfremden zusätzlichen Streitstoff eine Verzögerung erfahren, die schon mit dem Wesen und Zweck der erfinderrechtlichen Vindikation unvereinbar ist.“
„Die Zulassung des Einwands fehlender Schutzfähigkeit des Entnommenen gegenüber dem erfinderrechtlichen Vindikationsanspruch wäre darüber hinaus aber auch eine unnötige Erschwerung oder gar Gefährdung des Begehrens des Verletzten auf Rechtsschutz. Dies gilt etwa dann, wenn der Verletzte die Erlangung des Schutzrechts überhaupt nicht anstrebt, sich vielmehr nur davor sichern will, daß der Entnehmer das entnommene Geistesgut zu einem ihm zustehenden Ausschließungsrecht ausbaut, auf das er sich vielleicht gerade in seinen Auseinandersetzungen gegenüber dem Verletzten berufen wird. Entsprechendes gilt aber auch dann, wenn der Verletzte die Anmeldung eines Schutzrechts beabsichtigte, der Entnehmer ihm aber zeitlich zuvorgekommen ist, so daß der Verletzte den erfinderrechtlichen Vindikationsanspruch dadurch geltend macht, daß er Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents verlangt, also in die Rechtsstellung des Entnehmers aus einer noch schwebenden Patentanmeldung einrücken will. Bei Sachlagen dieser Art ist noch nicht abzusehen, ob die Anmeldung tatsächlich zur Erteilung des Schutzrechts führen wird.“

⁷⁾

GRUR 1991, 127 „Objektträger“: „a) Zutreffend hat das BerG angenommen, daß ein Erfindungsbesitzer nach §§ 13 GebrMG, 8 PatG nur dann einen Anspruch auf Übertragung des Rechts geltend machen kann, wenn er sachlich berechtigt ist.„

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