§ 8 S. 1 des Patentgesetzes (PatG) beschreibt den Anspruch des Berechtigten auf Abtretung des Patents.

Ob ein Berechtigter nach § 8 Satz 1 und 2 PatG die Übertragung eines Patents oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird. Dafür ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen.¹⁾.²⁾

Zur Beurteilung der Frage, ob eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, ist zunächst zu ermitteln, worin die streitgegenständliche Erfindung in ihrer Gesamtheit zu sehen ist, also welche technische Lehre entwickelt und in der Patentanmeldung sowohl in allgemeiner Form als auch in Gestalt konkreter Ausführungsformen beschrieben worden ist.³⁾

Der Gegenstand der Erfindung ergibt sich aus der Anmeldung insgesamt; die Patentansprüche sind dabei lediglich ein Teil der Gesamtoffenbarung⁴⁾. So darf nicht allein der Gegenstand der Patentansprüche zum Maßstab für eine die (Mit-)berechtigung begründende Beteiligung genommen werden, sondern es ist die gesamte in dem Patent beschriebene Erfindung und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu prüfen, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat.⁵⁾

Es ist ein prüfender Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird, vorzunehmen. Dazu ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen. Ob eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen.⁶⁾

Es ist für die Beurteilung des Abtretungsanspruchs unbeachtlich, ob die betreffende Erfindung patentfähig ist⁷⁾. Denn es geht lediglich um die besseren Rechte am Gegenstand der Erfindung und nicht um dessen patentrechtliche Bewertung im Hinblick darauf, ob und mit welchem Inhalt hierauf ein Patent erteilt werden kann. Dementsprechend braucht der für die Begründung des (Mit-)Erfinderstatus erforderliche Beitrag nicht selbstständig erfinderisch sein. Es ist nicht notwendig, dass er für sich allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllt.⁸⁾

Nur Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflusst haben und die in Bezug auf die Lösung unwesentlich sind oder die nach den Weisungen eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen worden sind, reichen nicht aus, um die Stellung als (Mit) Erfinder zu begründen.⁹⁾

Die Annahme eines eine Mitberechtigung auslösenden schöpferischen Beitrags zur Entstehung des Gegenstandes der Vindikationsanmeldung setzt daher zunächst voraus, dass derjenige, der eine Mitberechtigung geltend macht, den Erfindern der Anmeldung einen auf die Lösung des technischen Problems der Anmeldung konkret zugeschnittenen Beitrag übermittelt hat. Die Übermittlung einer technischen Information, die nicht konkret ist, oder sich gar auf die Lösung eines anderen technischen Problems bezieht, kann zwar im weiteren Verlauf immer noch kausal für die Lösung des Problems der Anmeldung werden. Die Einräumung einer Mitberechtigung ist in diesem Fall aber nur dann gerechtfertigt, wenn der Kläger insoweit auch einen weiteren kausalen Anstoß zum Heranziehen dieser unkonkreten oder anderweitigen technischen Information zur Lösung des Problems der Anmeldung gegeben hat.¹⁰⁾

Andernfalls würden Ansprüche auf Einräumung von Mitberechtigungen ausufern und z.B. jeden Lehrenden an einer technischen Universität in die Lage versetzen, spätere Patentanmeldungen der Studierenden mit dem Argumente teilzuvindizieren, dass in der Vorlesung von ihnen mitgeteiltes technisches Wissen eingeflossen sei.¹¹⁾

Miterfinder ist nur derjenige, der zu der unter Schutz gestellten Erfindung einen schöpferischen (allerdings nicht notwendig selbst erfinderischen) Beitrag [→ Schöpferischer Beitrag des Miterfinders] geleistet hat.¹²⁾.

Nach § 8 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG kann der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte vom Patent- bzw. Gebrauchsmusterinhaber verlangen, dass ihm das Patent bzw. Gebrauchsmuster übertragen wird.¹³⁾

Berechtigter des Anspruchs aus § 8 PatG ist der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger.¹⁴⁾

Nichtberechtigter ist, wer nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist.¹⁵⁾

Kein Nichtberechtigter im Sinne des § 8 PatG ist somit jemand, der aufgrund einer Übertragung gemäß § 15 PatG selbst sachlich berechtigter Inhaber des Patents ist oder das Recht von einem solchen sachlich Berechtigten ableitet.¹⁶⁾

Eine sachliche Berechtigung kann dabei begründet werden durch jede Vollübertragung des Schutzrechts, aber auch beispielsweise durch eine treuhänderische oder zeitlich begrenzte Übertragung, etwa zur vorübergehenden Auswertung des Patents, soweit letztere noch nicht geendet hat.¹⁷⁾

Dem auf Übertragung klagenden Erfindungsbesitzer kann jedoch entgegengehalten werden, er habe kein sachliches Recht an der Erfindung und deshalb auch kein Recht auf das Patent. Gesetzgeberischer Zweck des § 8 PatG ist es nämlich, das Auseinanderfallen von sachlichem und formellem Recht zu vermeiden. Das Patent soll derjenige erhalten, dem das Recht an der Erfindung sachlich zusteht. Wie in der Amtlichen Begründung zum Patentgesetz 1936 (Bl.f.PMZ 1936, 104 f.) zum Ausdruck gekommen ist, billigt das Gesetz dem Erfindungsbesitzer einen Anspruch lediglich aus Gründen der Beweiserleichterung zu, schließt aber den Einwand fehlender Rechtsinhaberschaft nicht aus.

Die Schutzfähigkeit der entnommenen Erfindung ist nur im Einspruchsverfahren Voraussetzung für die widerrechtliche Entnahme. Für den Vindikationsanspruch spielt sie keine Rolle.¹⁸⁾

Voraussetzung ist das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale der widerrechtlichen Entnahme, also im wesentlichen der Erfindungsbesitz des Klägers. Dies ist eine wichtige Erleichterung gegenüber dem Nachweis der materiellen Berechtigung, denn den möglichen Einwand der fehlenden (alleinigen) materiellen Berechtigung des Klägers hat der Beklagte zu beweisen.

Die materielle Berechtigung des Klägers ist beispielsweise nicht gegeben, wenn er nur Mitinhaber ist.

Es ist auf die materielle Berechtigung (§ 6 PatG) abzustellen, der Erfindungsbesitz ist nicht maßgeblich. Damit kann beispielsweise der Erbe, der eine widerrechtliche Entnahme mangels Erfindungsbesitzes nicht geltend machen kann, seinen Vindikationsanspruch geltend machen.

Anspruchsvoraussetzungen:

• Materielle Berechtigung des Klägers
• Nichtberechtigung des Beklagten
• Wesensgleichheit zwischen angemeldeter bzw. patentierter Erfindung und Erfindungsbesitz des Klägers / Einsprechenden
• Kausalität (Gegenstand der Anmeldung / des Patents muß ursächlich auf den Erfindungsbesitz des Verletzten zurückgehen; 'Entnahme')
• Anmeldung ohne Zustimmung des Erfindungsbesitzers (Widerrechtlichkeit)
• Frist (§ 8 S. 3, 4 und 5)

Im auf widerrechtliche Entnahme gestützten Vindikationsprozess kann dem bloßen Erfindungsbesitzer seine mangelnde materielle Berechtigung an der Anmeldung / dem Patent entgegengehalten werden. Vom Gericht muß der Einwand voll berücksichtigt werden. ¹⁹⁾

Die Widerrechtlichkeit kann auch darin liegen, daß ein Miterfinder einer Erfindergemeinschaft alleine angemeldet hat, obwohl er hierzu nur in Gemeinschaft mit den übrigen Miterfindern berechtigt ist.

Bei Anmeldung durch den Arbeitnehmer nach Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber besteht ebenfalls ein Übertragungsanspruch wegen Anmeldung durch Nichtberechtigten (§ 8 I S. 1, 1. Alt.) vgl. GRUR 2011, 733 „Anforderungen an ordnungsgemäße Diensterfindung“.

§ 8 PatG → Vindikation
Regelt die Ansprüche des Berechtigten, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet wurde.