Sollte die Lehre des Patents oder einzelner seiner Ansprüche sich nicht unmittelbar und eindeutig aus einer einzelnen zum Stand der Technik zählenden Schrift oder einer offenkundigen Vorbenutzung ergeben [§ 3 (1) S. 1 PatG → Neuheit], ist zu beurteilen, ob die Lehre für den angesprochenen Fachmann durch den vom Beklagten vorgetragenen und gegebenenfalls bewiesenen Stand der Technik nahegelegt war [§ 4 S. 1 PatG→ erfinderische Tätigkeit].¹⁾

Um den Gegenstand einer Erfindung als nahegelegt anzusehen, ist zum einen erforderlich, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Zum anderen muss der Fachmann Grund gehabt haben, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe.²⁾

Insoweit kommt es insbesondere darauf an, ob der Fachmann Veranlassung hatte, die im Stand der Technik bekannten Elemente der erfindungsgemäßen Lehre in einer Weise zu verarbeiten und gegebenenfalls mit Hilfe seines Fachwissens abzuändern oder weiterzuentwickeln, dass sich hieraus der Gegenstand der Erfindung ergab.³⁾

Ansatzpunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das Auffinden des technischen Problems, das aus dem zu entwickeln ist, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich leistet.⁴⁾

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit handelt es sich um eine Rechtsfrage, die mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände zu beurteilen ist, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen.⁵⁾

Das aus dem Stand der Technik Bekannte muss dem Fachmann Anlass oder Anregung gegeben haben, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen.⁶⁾ [→ Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit]

Die erfinderische Tätigkeit wird nur anhand des vorveröffentlichten Stands der Technik beurteilt.

Prioritätsältere aber nachveröffentlichte Dokumente spielen, anders als bei de Beurteilung der Neuheit, keine Rolle.

Die Überlegungen des mit der Weiterentwicklung der aus dem Stand der Technik bekannten Werkzeuge betrauten Fachmanns setzten naturgemäß bei der Fehleranalyse bei vorhandenen Lösungen und deren Verbesserung an.⁷⁾

Der Kläger, der im Patentnichtigkeitsverfahren geltend macht, dass der Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann nahegelegt gewesen sei, muss dartun, dass im Stand der Technik technische Lehren bekannt waren, aus denen der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens den Gegenstand der Erfindung entwickeln konnte. Er muss ferner diejenigen technischen und sonstigen tatsächlichen Gesichtspunkte darlegen, aus denen das Patentgericht die rechtliche Schlussfolgerung ziehen soll, dass der Fachmann Anlass hatte, den ihm nach seinem Fachwissen und -können objektiv möglichen Weg auch zu gehen.⁸⁾

Für die Frage, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, kommt es aber nicht nur auf die sich ihm unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung erschließenden Informationen an, sondern auch auf diejenigen, die er erst kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann.⁹⁾

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit [§ 4 Satz 1 PatG → Erfinderische Tätigkeit] handelt es sich um eine Rechtsfrage, die mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände zu beurteilen ist, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen.¹⁰⁾

Das aus dem Stand der Technik Bekannte muss dem Fachmann Anlass oder Anregung gegeben haben, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen.¹¹⁾

Ob für das Beschreiten eines Lösungswegs eine angemessene Erfolgserwartung besteht, ist jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen.¹²⁾

In der Regel bedarf es zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen, um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist.¹³⁾

Dass der Stand der Technik am Prioritätstag dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung nahegelegt hat [§ 4 PatG → erfinderische Tätigkeit], erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln.¹⁴⁾

Dies allein genügt jedoch nicht, um den Gegenstand der Erfindung als nahegelegt anzusehen. Hinzukommen muss vielmehr zum anderen, dass der Fachmann Grund hatte, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe.¹⁵⁾

Denn nur dann kann die notwendigerweise ex post getroffene richterliche Einschätzung, dass der Fachmann ohne erfinderisches Bemühen zum Gegenstand der Erfindung gelangt wäre, in einer Weise objektiviert werden, die Rechtssicherheit für den Schutzrechtsinhaber wie für seine Wettbewerber gewährleistet.¹⁶⁾

In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen.¹⁷⁾

Das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln kann nicht schon dann als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen.¹⁸⁾

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.¹⁹⁾

In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vor-gehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen.²⁰⁾

Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln.²¹⁾

Denn nur dann kann die notwendigerweise ex post getroffene richterliche Einschätzung, dass der Fachmann ohne erfinderisches Bemühen zum Gegenstand der Erfindung gelangt wäre, in einer Weise objektiviert werden, die Rechtssicherheit für den Schutzrechtsinhaber wie für seine Wettbewerber gewährleistet.²²⁾

Wenn der Fachmann schon aus anderen Gründen Anlass hat, eine bestimmte Lösung in Betracht zu ziehen, so vermag ein zusätzlicher positiver Effekt, der bei Beschreiten dieses Weges auftritt, nicht zur Annahme erfinderischer Tätigkeit zu führen.²³⁾

Im Patentrecht ist seit Ende des 19. Jahrhunderts - allerdings nicht geradlinig verlaufend²⁴⁾ - für die Schutzfähigkeit eine höhere geistige Leistung als die des Durchschnittsfachmanns verlangt worden²⁵⁾. Mit Inkrafttreten des durch Art. IV Nr. 4 eingeführten § 2a PatG (jetzt § 4 PatG) durch das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976²⁶⁾ ist erstmals für das Patentrecht eine Kodifizierung der erfinderischen Leistung dahin erfolgt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dabei hat der nationale Gesetzgeber die Formulierung in der deutschen Fassung des Art. 56 Satz 1 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen; EPÜ) übernommen. Nach dieser Definition kommt es nunmehr im Patentrecht allein auf das Nichtnaheliegen für den Fachmann an.²⁷⁾

Damit sind im Patentrecht nunmehr ohne jegliche Differenzierung alle Erfindungen schutzfähig, die neu und gewerblich anwendbar sind und für den Fachmann nicht naheliegen. Die Anforderungen an die Schutzfähigkeit sind damit derart herabgesetzt worden, dass sie alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen.²⁸⁾

Der Patentfähigkeit ermangelt nicht nur das nächstliegende Vorgehen, sondern jede für den Fachmann naheliegende Lösung eines technischen Problems.²⁹⁾

Es gibt auch keinen Rechtssatz, dass nur die Lösungsalternative, die der Fachmann voraussichtlich zunächst ausprobieren würde, naheliegend sei.³⁰⁾

Kommen für den Fachmann Alternativen in Betracht, können somit mehrere von ihnen naheliegend sein.³¹⁾

Kommen für den Fachmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternativen in Betracht, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Grundsätzlich ohne Bedeutung ist insofern, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge.³²⁾

Die Anwendung eines bestimmten Mittels kann auch ohne entsprechende Anregung naheliegen, wenn dieses als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehört, die Nutzung der in Rede stehenden Funktionalität sich in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.³³⁾

Die objektiv zweckmäßige Anwendung eines generellen, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehenden Mittels ist nicht allein deshalb untunlich, weil dieses Mittel generell bestimmte Nachteile aufweist oder weil im konkreten Zusammenhang auch andere Ausführungsformen in Betracht kommen.³⁴⁾

Es kann für erfinderische Tätigkeit sprechen, wenn der Fachmann mehrere Schritte, die im Stand der Technik keine Anregung gefunden haben, vollziehen musste, um den erfindungsgemäßen Gegenstand aufzufinden; maßgebend ist aber auch insoweit, ob es sich insgesamt um Routinearbeit gehandelt hat oder ob sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, etwa weil zu einem oder mehreren Schritten Alternativen bestanden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.³⁵⁾

Allein aus dem Bestreben des Fachmanns, erkannte Probleme bereits in ihrer Entstehung zu vermeiden und sie nicht, wenn sie aufgetreten sind, zu beseitigen, kann nicht hergeleitet werden, dass vom Fachmann Versuche in einer bestimmten Richtung zu erwarten sind.³⁶⁾

Die häufig als „Beweisanzeichen“ bezeichneten Hilfskriterien zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder des erfinderischen Schritts mögen zwar im Einzelfall einen Anhaltspunkt gegen das Naheliegen einer Lösung bieten können, können aber die inhaltliche Bewertung des Standes der Technik nicht ersetzen.³⁷⁾

Zur Bejahung der Patentfähigkeit reicht es nicht aus, dass die vom Streitpatent vorgeschlagene technische Lösung aus Sicht des Standes der Technik mit Nachteilen oder ihre Realisierung mit Schwierigkeiten verbunden ist, wenn die vom Erfinder vorgeschlagene Lösung diese Nachteile oder Schwierigkeiten in Kauf nimmt.³⁸⁾

Der Stand der Technik kann dem Fachmann nahelegen, technische Lösungen aus verschiedenen Entgegenhaltungen zu kombinieren, wenn sich diese als vorteilhaft für das Auffinden einer besseren Lösung darstellen.³⁹⁾

Mit einem Merkmal verbundene besondere Vorteile [→ Vorteile der Erfindung] können nur dann zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden, wenn sie in der Patentschrift offenbart oder für den Fachmann erkennbar sind.

Es begründet regelmäßig keine erfinderische Tätigkeit, wenn Nachteile, die den Fachmann üblicherweise von einer ihm ohne Weiteres zur Verfügung stehenden Maßnahme abhalten, schlicht in Kauf genommen werden [→ Nachteile der Erfindung].

Das technische Problem, das die Erfindung löst [→ Aufgabe der Erfindung], wird aus dem tatsächlichen Beitrag der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik abgeleitet und dient als Grundlage für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit.

Die Erfindung wird aus der Perspektive eines fiktiven Fachmanns mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten im relevanten technischen Gebiet beurteilt.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das allgemeine Fachwissen des Fachmanns [→ Allgemeines Fachwissen] zu berücksichtigen, da es den Kontext für die Bewertung der Naheliegbarkeit der Erfindung bildet.

Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erfordert eine wertende Würdigung aller relevanten Umstände, um festzustellen, ob die Erfindung über das Naheliegende hinausgeht [→ Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das Ergebnis einer Wertung].

Die Identifizierung des dem Erfindungsgegenstand am nächsten kommenden Stands der Technik [→ Nächstliegender Stand der Technik] ist eine Maßnahme, um die erfinderische Tätigkeit angemessen zu bewerten.

Techniken aus nicht verwandten Bereichen [→ Gattungsfremder Stand der Technik] werden nur dann zur Beurteilung herangezogen, wenn ein klarer Zusammenhang zur Erfindung besteht.

Der Erfindungsgegenstand muss in seiner Gesamtheit betrachtet werden [→ Gesamtbetrachtung des Erfindungsgegenstands], um eine zergliederte und möglicherweise verzerrte Bewertung zu vermeiden.

Eine rückschauende Betrachtung ist unzulässig, da sie die objektive Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit verfälschen kann.

Verbot der Rückschauende Betrachtung der erfinderischen Tätigkeit

Die Erfindung muss ein technisches Problem mit technischen Mitteln [→ Technizität] lösen, um als patentfähig anerkannt zu werden.

Tätigkeiten, die zum allgemeinen Fachwissen [→ Routinetätigkeiten des Fachmanns] gehören und keine erfinderische Tätigkeit erfordern, werden als Routinehandlungen angesehen.

Die Kombination mehrerer Schriften [→ Zusammenschau mehrerer Druckschriften] kann herangezogen werden, wenn der Fachmann einen Anlass hatte, diese zu kombinieren, um zur Erfindung zu gelangen.

Das Überwinden bestehender Vorurteile [→ Vorurteile der Fachwelt] kann ein Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein.

Eine realistische Erfolgserwartung des Fachmanns beeinflusst die Beurteilung, ob die Erfindung naheliegend war.

Eine lange Phase ohne Weiterentwicklungen [→ Lange Stagnation des Standes der Technik] kann darauf hindeuten, dass die Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Die gezielte Auswahl aus mehreren bekannten Möglichkeiten [→ Auswahlerfindung] kann eine erfinderische Tätigkeit begründen, wenn sie zu einem unerwarteten Vorteil führt.

Wenn der Fachmann nur einen einzigen Weg als erfolgversprechend ansieht [→ Einbahnstrassensituation], kann dies die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit beeinflussen.

§ 4 Satz 1 PatG → Erfinderische Tätigkeit