§ 21 (1) Nr. 2 PatG → Widerruf wegen mangelnder Ausführbarkeit

→ Funktionelle Anspruchsmerkmale
→ Wiederholbarkeit der Erfindung
→ Identifizierbarkeit der Erfindung
→ Technische Brauchbarkeit
→ Hinterlegung von Mikroorganismen
→ Perpetua Mobilia
→ Quellcodes

→ Erreichbarkeit der Vorteile der Erfindung
→ Beweislast für die mangelnde Ausführbarkeit
→ Inanspruchnahme sachverständiger Beratung zur Klärung der Frage nach der Ausführbarkeit der Erfindung

Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird.¹⁾

Es ist also nicht erforderlich, dass bereits der Patentanspruch alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthält. Vielmehr genügt es, wenn der Fachmann die insoweit notwendigen Einzelangaben der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen kann.²⁾

Das Gebot der deutlichen und vollständigen Offenbarung erfordert es nicht, dass die Beschreibung Hinweise darauf enthält, wie alle denkbaren Varianten der Komponenten, die unter die funktionelle Definition fallen, zu erzielen sind.³⁾

Eine Erfindung ist daher grundsätzlich bereits dann hinreichend offenbart, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zur Ausführung aufzeigt.⁴⁾

Die Erfindung ist aber auch dann ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Es ist daher nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist. Vielmehr reicht es aus, wenn der Fachmann ohne eigenes erfinderisches Bemühen Unvollständigkeiten ergänzen und sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit verschaffen kann.⁵⁾

Damit ein Fachmann die Erfindung ausführen kann, muss die Patentschrift zumindest ansatzweise erkennen lassen, durch welche Mittel und auf welche Weise die beanspruchte technische Lehre verwirklicht werden kann. Diesem Erfordernis ist nicht genügt, wenn die Patentschrift lediglich stichwortartig ein abstraktes Ziel vorgibt, ohne auch nur andeutungsweise darüber Aufschluss zu geben, wie dieses Ziel erreicht werden kann.⁶⁾

Bei einem Merkmal, das in verallgemeinerter Form beansprucht ist, ist es nicht generell erforderlich, dass die Patentschrift dem Fachmann für jede denkbare Ausführungsform einen gangbaren Weg zu deren Verwirklichung aufzeigt.⁷⁾

Wenn etwa ein „generisch“ beanspruchter Verfahrensschritt bei wertender Betrachtung in seiner allgemeinen Bedeutung zur erfindungsgemäßen Problemlösung gehört, genügt es grundsätzlich, wenn eine bestimmte Ausführungsform ausführbar offenbart ist. Anders kann es sich hingegen verhalten, wenn ein offener Bereich durch zwei einander entgegenwirkende Parameter definiert wird, ohne dass die sich aus dem Zusammenwirken der Parameter ergebenden Schranken offenbart sind. Dann beansprucht der Satz Geltung, dass der mögliche Patentschutz durch den Beitrag zum Stand der Technik begrenzt wird. Die ausführbare Offenbarung erfasst in solchen Fällen nur die Bereiche, in denen sich die Ausführbarkeit aus den offenbarten oder dem nacharbeitenden Fachmann geläufigen Maßnahmen ergibt oder in denen sie, insbesondere bei punktuellen Offenbarungen, jedenfalls plausibel ist.⁸⁾

Die Beurteilung dieser Frage bedarf stets einer wertenden Betrachtung. Welches Maß an Verallgemeinerung in diesem Zusammenhang zulässig ist, richtet sich im Einzelfall danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfassung erschlossene Schutz sich im Rahmen dessen hält, was dem Patent aus Sicht des Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre zu entnehmen ist, durch die das der Erfindung zu Grunde liegende Problem gelöst wird.⁹⁾

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt es regelmäßig den Anforderungen von § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, wenn zumindest ein nacharbeitbarer Weg zur Ausführung der Erfindung für einen Gegenstand oder ein Verfahren mit einer generisch definierten technischen Eigenschaft oder Anweisung offenbart ist, die erstmals der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird.¹⁰⁾

Etwas anders gilt nur dann, wenn aus fachmännischer Sicht keine technische Lehre in verallgemeinerter Form offenbart ist, die anhand eines Ausführungsbeispiels veranschaulicht ist. Der durch das Patent geschützte Bereich mag dann zwar im Patentanspruch generalisierend umschrieben sein, wäre damit aber über die erfindungsgemä- ße, dem Fachmann in der Beschreibung lediglich ganz konkret an die Hand gegebene Lösung hinaus verallgemeinert. Der Patentschutz ist dann auf diesen konkret offenbarten Weg beschränkt.¹¹⁾

Eine Erfindung ist daher grundsätzlich bereits dann hinreichend offenbart, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zur Ausführung aufzeigt.¹²⁾

Das Erfordernis der deutlichen und vollständigen Offenbarung der Erfindung soll gewährleisten, dass das Ausschließlichkeitsrecht, das dem Anmelder erteilt wird, dem Umfang der Erfindung entspricht, die er der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.¹³⁾

Die mangelnde Ausführbarkeit der Erfindung ist ein Widerrufsgrund [§ 21 (1) Nr. 2 PatG → Widerruf wegen mangelnder Ausführbarkeit ].

Grundsätzlich ist es dem Anmelder unbenommen, den beanspruchten Schutz nicht auf Ausführungsformen zu beschränken, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausdrücklich beschrieben werden, sondern gewisse Verallgemeinerungen vorzunehmen. Enthält ein Patentanspruch eine verallgemeinernde Formulierung, kann dies dazu führen, dass sie auch Ausführungsformen umfasst, die in der Beschreibung nicht konkret angesprochen sind. Daraus folgt jedoch nicht notwendig, dass die Erfindung insgesamt oder teilweise nicht mehr so offenbart ist, dass der Fachmann sie ausführen kann. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls.¹⁴⁾

Ob die Fassung eines Patentanspruchs, die eine Verallgemeinerung enthält, dem Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung genügt, richtet sich danach, ob damit ein Schutz begehrt wird, der nicht über dasjenige hinausgeht, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird.¹⁵⁾

Eine generalisierende Formulierung in einem Patentanspruch verstößt gegen das Gebot deutlicher und vollständiger Offenbarung, wenn sie den durch das Patent geschützten Bereich über die erfindungsgemäße, dem Fachmann in der Beschreibung an die Hand gegebene Lösung hinaus verallgemeinert.¹⁶⁾

Unzulässig ist es ferner, eine Sache oder ein Verfahren, auf die sich die Erfindung bezieht, mit Parametern zu kennzeichnen, die nur die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe umschreiben.¹⁷⁾

Für die Nacharbeitbarkeit einer patentgemäßen Lehre sind nicht nur die Ansprüche, sondern das Patent insgesamt zu berücksichtigen. Eine aufgabenhaft klingende Formulierung im Patentanspruch ist zumindest dann unschädlich, wenn in der Beschreibung ein konkretes Ausführungsbeispiel offenbart ist, dem der Fachmann die Lösung dieser Aufgabe entnimmt.¹⁸⁾

Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen.¹⁹⁾

Es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist.²⁰⁾

Es reicht aus, wenn der Fachmann ohne eigenes erfinderisches Bemühen Unvollständigkeiten ergänzen²¹⁾ und sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit verschaffen kann.²²⁾

Der Hauptanspruch muß keine vollständige Lehre zum technischen Handeln angeben. Nach ständiger Rechtsprechung müssen die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der Erfindung benötigt, nicht im Hauptanspruch enthalten sein, es genügt vielmehr, wenn sie sich aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben.²³⁾

Es ist nicht erforderlich, dass alle denkbaren unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausgeführt werden können. Vielmehr genügt es regelmäßig den an eine Ausführbarkeit der Erfindung zu stellenden Anforderungen, wenn hierzu zumindest ein gangbarer Weg offenbart ist.²⁴⁾

Nach ständiger Rechtsprechung liegt ein Offenbarungsmangel im Sinne fehlender Ausführbarkeit dann vor, wenn der Fachmann unter Heranziehung seines Fachwissens und der Offenbarung des Patents als Ganzes den beanspruchten Gegenstand nur mit großen Schwierigkeiten und nicht ohne vorherige Misserfolge praktisch verwirklichen kann. Erkennt der Fachmann jedoch durch einen Blick auf die Patentfigur oder aus dem Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs, wie er vorzugehen hat, so reicht das hin, die mit dem Patentgegenstand verbundene Erfindung auszuführen.²⁵⁾

Der mögliche Patentschutz wird durch den Beitrag zum Stand der Technik begrenzt.²⁶⁾

Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung kann zu verneinen sein, wenn der geschützte Gegenstand im Patentanspruch durch offene Bereichsangaben für physikalische Eigenschaften über die dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallgemeinert wird, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht.²⁷⁾

Die ausführbare Offenbarung erfasst in solchen Fällen nur die Bereiche, in denen sich die Ausführbarkeit aus den offenbarten oder dem nacharbeitenden Fachmann geläufigen Maßnahmen ergibt oder in denen sie, insbesondere bei punktuellen Offenbarungen, jedenfalls plausibel ist.²⁸⁾

Damit wird dem Schutz spekulativ be-anspruchter, weiter Bereiche, zu deren Erschließung die Erfindung keinen Beitrag leistet und die in vollem Umfang zu erreichen sie den Fachmann nicht in die Lage versetzt, und deren ungerechtfertigter Monopolisierung entgegengewirkt, wie dies auch schon das Anliegen etwa der zum Ertei-lungsverfahren des früheren Rechts ergangenen, aber für die Prüfung der ausführbaren Offenbarung bei einem erteilten Patent nicht ohne Weiteres heranzuziehenden Entscheidung „Acrylfasern“ ²⁹⁾ war.³⁰⁾

Ist ein Verfahren offenbart, durch das ein Stoff oder ein sonstiges Erzeugnis erhalten werden kann, deren physikalische Eigenschaften in den offenen Bereich fallen, kann das ausführbar offenbarte erfindungsgemäße Erzeugnis dadurch charakterisiert werden, dass es durch das angegebene Verfahren erhältlich ist.³¹⁾

Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung i. S. v. §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist zu verneinen, wenn der geschützte Gegenstand im Patentanspruch durch eine generalisierende Formulierung über die dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen oder durch sein Fachwissen an die Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallgemeinert ist, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht.³²⁾

Um eine Erfindung nachvollziehen zu können, muss der Fachmann von den in der Anmeldung verwendeten Begriffen eine sachgerechte Vorstellung entwickeln. Kann er derartige Begriffe nicht mit fachlichem Inhalt füllen, handelt es sich also lediglich um „Worthülsen“, kann es dazu kommen, dass für den Fachmann die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Denn die in der Anmeldung enthaltenden Angaben müssen dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist nur dann gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patent-anspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Anmeldungsunterlagen in Verbin-dung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird.³³⁾

Von der objektiven Realisierbarkeit der Erfindung zu unterscheiden ist das in § 34 (4) PatG normierte Erfordernis, die Erfindung so deutlich zu offenbaren, dass der Fachmann die Erfindung ausführen kann. Fehlt es an einer ausreichenden Offenbarung der Erfindung, so ist dies ein Mangel der Patentanmeldung, nicht der Erfindung als solcher.

→ Offenbarung der Erfindung (§ 34 (4) PatG)

Ausreichend ist, dass dem Fachmann die entscheidende Richtung angegeben wird, in der er ohne Aufwendung eigener erfinderischer Tätigkeit mit Erfolg weiterarbeiten kann.³⁴⁾

Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird.³⁵⁾

Es ist also nicht erforderlich, dass bereits der Patentanspruch alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthält. Vielmehr genügt es, wenn der Fachmann die insoweit notwendigen Einzelangaben der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen kann.³⁶⁾

Das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung bedeutet nicht, dass die Lehre alle im Einzelnen zur Erreichung des erfindungsgemäßen Ziels erforderlichen Schritte detailliert beschreiben müsste. Es reicht aus, wenn dem Fachmann ein generelles Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Unschädlich ist, wenn er bei der Nacharbeitung auf Unvollkommenheiten stößt, die er als solche erkennt und mit Hilfe seines Wissens im Sinne der Erfindung überwinden kann, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen.³⁷⁾

§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG verlangt lediglich eine deutliche und vollständige Offenbarung, die immer dann gegeben ist, wenn ein Fachmann die patentierte Erfindung verstehen und verwirklichen kann. Ist diese Voraussetzung erfüllt, ist der Einwand mangelnder Klarheit – so berechtigt er sein mag – kein Einspruchs- oder Widerrufsgrund.³⁸⁾

Für die Nacharbeitbarkeit einer patentgemäßen Lehre sind nicht nur die Ansprüche, sondern das Patent insgesamt zu berücksichtigen. Eine aufgabenhaft klingende Formulierung im Patentanspruch ist zumindest dann unschädlich, wenn in der Beschreibung ein konkretes Ausführungsbeispiel offenbart ist, dem der Fachmann die Lösung dieser Aufgabe entnimmt.³⁹⁾

Nach ständiger Rechtsprechung liegt ein Offenbarungsmangel im Sinne fehlender Ausführbarkeit dann vor, wenn der Fachmann unter Heranziehung seines Fachwissens und der Offenbarung des Patents als Ganzes den beanspruchten Gegenstand nur mit großen Schwierigkeiten und nicht ohne vorherige Misserfolge praktisch verwirklichen kann. Erkennt der Fachmann jedoch durch einen Blick auf die Patentfigur oder aus dem Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs, wie er vorzugehen hat, so reicht das hin, die mit dem Patentgegenstand verbundene Erfindung auszuführen.⁴⁰⁾

Der Hauptanspruch muß keine vollständige Lehre zum technischen Handeln angeben. Nach ständiger Rechtsprechung müssen die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der Erfindung benötigt, nicht im Hauptanspruch enthalten sein, es genügt vielmehr, wenn sie sich aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben.⁴¹⁾

Eine patentgemäße Lehre ist dann deutlich und vollständig offenbart, wenn der Fachmann weiß, wie bestimmte Parameter zu wählen sind, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen.⁴²⁾

Es ist nicht notwendig, dass der Patentanspruch alle erforderlichen Angaben enthält, damit der Fachmann die Erfindung ausführen kann. Vielmehr reicht es aus, wenn im Patentanspruch die entscheidende Richtung angegeben ist, in die der Fachmann gehen muss, um die Lehre des Patents verwirklichen zu können.⁴³⁾

Der Fachmann haftet bei der Beurteilung des Inhalts der Patentschrift und auch der ursprünglichen Unterlagen nicht allein am Wortlaut. Er orientiert sich vielmehr an dem insgesamt vermittelten Sinn.⁴⁴⁾

Auch ein Merkmal, das eine technische Maßnahme nur allgemein wiedergibt, ist ausreichend, wenn der Fachmann damit bestimmte technische Vorstellungen verbindet. Es genügt, wenn eine Realisierungsmöglichkeit anhand einer bevorzugten Ausführungsform in der Patentschrift dargestellt ist.⁴⁵⁾

Soll beim Patentgegenstand eine bestimmte Funktionsweise erreicht werden, so bedarf es der Aufnahme eines zusätzlichen Merkmals in den Hauptanspruch, das diese Funktionsweise sicherstellt, zumindest dann nicht, wenn sich dieses nicht explizit angegebene Merkmal für den Fachmann aus dem Anspruchswortlaut ohnehin zwangsläufig ergibt.⁴⁶⁾

Es steht der Ausführbarkeit der patentierten Lehre nicht entgegen, dass ein im Ausführungsbeispiel genannter spezieller Mindestwert möglicherweise fehlerbehaftet ist. Auch ist es unschädlich, dass dieser Mindestwert von äußeren Umständen abhängt und deshalb über einen gewissen Wertebereich streut. Es ist zumutbar, dass der Fachmann anhand der richtungsweisenden Angaben in der Streitpatentschrift noch Versuche durchzuführen hat, um auf diese Weise im konkreten Anwendungsfall den zur Nacharbeitung der geschützten Lehre benötigten Mindestwert zu ermitteln. Nach einer Entscheidung des 34. Senats sind fehlerhafte Angaben im Patentanspruch zumindest dann unschädlich, wenn der Fachmann dies ohne weiteres erkennt und mit Hilfe der übrigen Anmeldeunterlagen problemlos richtig zu stellen vermag.⁴⁷⁾

Ein nur in einer Richtung begrenzter Wertebereich kann ausführbar offenbart sein, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereichs erschöpft, sondern eine darüber hinausgehende, verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen.⁴⁸⁾

Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn das Patent lediglich ein neues Verfahren zur Verfügung stellt, mit dem ein im Stand der Technik bekannter Stoff mit verbesserten Eigenschaften hergestellt werden kann.⁴⁹⁾

Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, beruht eine spätere Erfindung, die den vom Patent aufgezeigten Ansatz nutzt und durch zusätzliche oder abgewandelte Maßnahmen zu weiteren Verbesserungen führt, auf dem Beitrag, den das Patent zum Stand der Technik geleistet hat.⁵⁰⁾

Ob eine Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fach-mann sie ausführen kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob dem Gegenstand eines Patents Patentfähigkeit zukommt.⁵¹⁾

→ Offenbarung der Erfindung
→ Klarheit der Patentansprüche
→ Offenbarungsgehalt
→ unzulässige Erweiterung