§ 26 (1) MarkenG → Rechtserhaltende Benutzung
§ 26 (2) MarkenG → Fremdbenutzung
§ 26 (4) MarkenG → Rechtserhaltende Benutzung durch Ausfuhr
§ 26 (5) MarkenG → Verlängerung der Benutzungsschonfrist für die Dauer eines Widerspruchsverfahrens

§ 43 (1) S. 1 MarkenG → Nichtbenutzungseinrede
§ 49 (1) MarkenG → Verfall wegen Nichtbenutzung

→ Weglassung oder Veränderung von Bildbestandteilen bei Wort-/Bildmarken

Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.¹⁾

Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht.²⁾

Die isolierte Verwendung von Wortmarken kommt in der Praxis kaum vor. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind.³⁾

Bei der Frage, ob eine Marke in der eingetragenen Form oder in einer hiervon abweichenden Form benutzt worden ist, muss deshalb vorab geklärt werden, ob weitere Elemente wie zusätzliche Wörter, Bilder, Formen, Farben einen relevanten Bezug zur Marke aufweisen, oder ob es sich lediglich um von der Marke völlig unabhängige allgemeine Sachangaben oder Ausstattungselemente handelt, die für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke ohne Bedeutung sind.⁴⁾

Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form.⁵⁾

Die Verbindung zwischen der Marke und einem Zusatz kann insbesondere durch die räumliche Nähe oder die Einbindung in ein Logo hergestellt werden.⁶⁾

Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht.⁷⁾

Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Kennzeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht.⁸⁾

Wird eine Wortmarke in graphisch oder farblich gestalteter Form benutzt oder werden bildliche Elemente hinzugefügt, ist zu berücksichtigen, dass Marken in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten. Haben diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis und handelt es sich nicht lediglich um all-gemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel, kann sich daraus eine Änderung des kennzeichnenden Charakters der Marke ergeben.⁹⁾

Allerdings werden graphische und farbliche Hinzufügungen und Gestaltungen nicht selten einen lediglich dekorativen, verzierenden Charakter haben, denen der Verkehr keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke und der benutzten Form beimisst.¹⁰⁾

Wird die eingetragene Marke mit einem zusätzlichen Zeichenbestandteil benutzt, kommen zwei Möglichkeiten in Betracht. Die Verwendung von zwei Zeichen zur Kennzeichnung einer Ware legt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden. Dies kommt in Betracht, wenn der Verkehr an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist, etwa bei Serienzeichen, oder wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt.¹¹⁾

Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung beimisst.¹²⁾

Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu berücksichtigen, dass Marken in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten. Es ist deshalb zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind ¹³⁾. So werden graphische und farbliche Hinzufügungen und Gestaltungen nicht selten einen lediglich dekorativen, verzierenden Charakter haben, denen der Verkehr keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke und der benutzten Form beimisst.¹⁴⁾

Der Ausdruck „Benutzung der Marke als Marke“ ist also so zu verstehen, dass er sich nur auf eine Benutzung der Marke bezieht, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend durch die angesprochenen Verkehrskreise dient. Eine solche Identifizierung und damit der Erwerb der Unterscheidungskraft können sich sowohl aus der Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben. In beiden Fällen genügt es, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die nur durch die Marke, deren Eintragung beantragt wird, gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.¹⁵⁾

Gesichtspunkte der Zeichenähnlichkeit - insbesondere hinsichtlich der Prägung des Gesamteindrucks - sind jedoch nicht ohne weiteres im Rahmen von § 26 MarkenG übertragbar.¹⁶⁾

Für die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung ist maßgeblich, ob der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke verändert worden ist, § 26 Abs. 3 MarkenG. Das ist dann nicht der Fall, wenn der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht¹⁷⁾. Sind weitere Bestandteile hinzugefügt, darf der Verkehr diesen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimessen¹⁸⁾.¹⁹⁾

Das Weglassen eines Bindestrichs oder die Anordnung von zwei eine Klagemarke bildenden Wörter übereinander statt nebeneinander führen in der Regel nicht zu einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke. Zwar werden durch diese Änderungen in der Schreibweise die beiden Bestandteile der Klagemarke getrennt. Die veränderte Schreibweise schadet jedoch nicht, wenn damit der Begriffsinhalt der Klagemarke nicht verändert wird.²⁰⁾

Wird diese Trennung in der verwendeten Form lediglich optisch nachvollzogen, bleibt der Bedeutungsinhalt der Klagemarke unverändert.²¹⁾

Die Hinzufügung von Bildelementen verändert den kennzeichnenden Charakter einer Wortmarke nicht, wenn dadurch die wörtliche Aussage lediglich illustriert wird, ohne dass die bildliche Darstellung eine eigenständige kennzeichnende Bedeutung gewinnt.²²⁾

Auch wenn es die oben in den Randnrn. 81 und 82 genannten Vorschriften [Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 lit. a GMV] gestatten, eine eingetragene Marke als eine benutzte Marke anzusehen, wenn der Beweis erbracht wird, dass die Marke in einer Form benutzt wurde, die von der Form, in der sie eingetragen wurde, geringfügig abweicht, erlauben sie es jedenfalls nicht, den einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begründung auszuweiten, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle.²³⁾

Der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke durch eine unwesentlich abgewandelte Markenform (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG) steht es nicht entgegen, dass der Markeninhaber eine weitere Marke registriert hat, die der abgewandelten Form hochgradig ähnlich, aber nicht mit ihr identisch ist.²⁴⁾

Der bloße Umstand, dass eine Marke eingetragen ist, die dem benutzten Zeichen noch ähnlicher ist als die Streitmarke, kann für den Ausschluss der rechtserhaltenden Wirkung jedenfalls nicht ausreichen, denn die Beantwortung der Frage, zu welchem von mehreren eingetragenen Zeichen das benutzte Zeichen das größte Maß an Ähnlichkeit aufweist, kann in vielen Fällen zu praktisch kaum lösbaren Abgrenzungsproblemen führen.²⁵⁾

Werden einer Marke beschreibende Wortelemente hinzugefügt, die nur die Art, Bestimmung oder sonstige Eigenschaften der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen beschreiben, bleibt der kennzeichnende Charakter der Marke regelmäßig unberührt.²⁶⁾

Bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung durch eine von der Eintragung der Marke abweichende Form im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG ist auf die Verkehrsauffassung abzustellen.²⁷⁾

Hierbei kann zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise, zum Maßstab des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers und zu den Regeln über die Feststellung der Verkehrsauffassung auf die zur Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden.²⁸⁾

Zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise ist auf diejenigen Abnehmer abzustellen, die die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleis-tungen nachfragen. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen ihrer gattungsmäßigen Art nach und nach ihren objektiven Merkmalen zugrunde zu legen.²⁹⁾

Die maßgeblichen Warengattungen sind nach dauerhaften charakteristischen Kriterien zu beurteilen und nicht nach Werbekonzeptionen oder Vermarktungsstrategien, die jederzeit geändert werden können.³⁰⁾

Maßgeblich ist die Sicht eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen durchschnittlichen Angehörigen des angesprochenen Verkehrskreises.³¹⁾

Bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung in einer von der Eintragung der Marke abweichenden Form im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG können ausnahmsweise die für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze zu einer gespaltenen Verkehrsauffassung herangezogen werden. Dies ist gerechtfertigt, wenn feststellbar ist, dass der Gebrauch des Kennzeichens gegenüber einem objektiv abgrenzbaren Verkehrskreis erfolgt, wie dies bei einem bestimmten Sprachkreis der Fall ist.³²⁾

Die Beurteilung, ob eine abweichende Benutzung den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert, ist zwar grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Revisionsverfahren nur eingeschränkt, insbesondere auf zutreffende Rechts-anwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung, überprüfbar.³³⁾

Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).³⁴⁾

Die Beurteilung, ob die abweichende Benutzung den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke verändert, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt, insbesondere auf eine zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung, überprüfbar.³⁵⁾

Für eine rechtserhaltende Benutzung reicht es nicht aus, wenn die Widerspruchsmarke in der konkreten Verwendungsform eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Entscheidend ist vielmehr, dass die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen wurde, nicht verändern darf.³⁶⁾

Wird die Widerspruchsmarke vom Publikum nicht als eigenständiges Zeichen, sondern nur als Bestandteil einer zusammengesetzten Marke wahrgenommen, verfügen die Widerspruchsmarke und das zusammengesetzte Zeichen über eine unterschiedliche Unterscheidungskraft und zwar selbst dann, wenn die Widerspruchsmarke eine selbstständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen hat. Die Annahme der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke scheidet deshalb aus, wenn der Verkehr sie in einem Kombinationszeichen nicht mehr als eigenständiges Kennzeichen wahrnimmt.³⁷⁾

Das Kriterium der selbständigen kennzeichnenden Stellung spielt lediglich im Rahmen der Verwechslungsprüfung bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer mehrgliedrigen Marke eine Rolle. Bei der Prüfung, ob eine von der Eintragung abweichende Verwendung der Marke deren kennzeichnenden Charakter verändert, kommt es dagegen nicht darauf an, ob die Marke innerhalb der konkreten Verwendungsform eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.³⁸⁾

Allerdings kann der Verkehr im Einzelfall einen Zeichenbestandteil als ein selbständig verwendetes Zweitkennzeichen auffassen, weil der Verkehr vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist.³⁹⁾

Ohne weiteres wird die Verwendung einer Zweitmarke deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt.⁴⁰⁾

§ 26 MarkenG → Rechtserhaltende Benutzung