Regel 164 (1) EPÜ → Prüfung der Einheitlichkeit wenn das EPA nicht als ISA tätig war
Regel 164 (2) EPÜ → Prüfung der Einheitlichkeit wenn das EPA als ISA tätig war

Die neu gefasste Regel 164 (1) EPÜ gilt für alle Anmeldungen, für die der ergänzende europäische Recherchenbericht nach Artikel 153 (7) EPÜ bei ihrem Inkrafttreten nicht erstellt worden ist.¹⁾

Mit Beschluss vom 16. Oktober 2013[ 1 ] hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Regeln 164 und 135 EPÜ geändert. Nach der geänderten Regel 164 EPÜ können Anmelder gegen Zahlung einer (weiteren) Recherchengebühr eine Recherche zu jeder beanspruchten Erfindung durchführen lassen, die das Europäische Patentamt (EPA) in der internationalen Phase nicht recherchiert hat. Darüber hinaus können Anmelder jede vom EPA in der internationalen Phase, im Verfahren für die ergänzende europäische Recherche oder im Verfahren nach der geänderten Regel 164 EPÜ recherchierte Erfindung als Grundlage für die Weiterverfolgung der Euro-PCT-Anmeldung in der europäischen Phase auswählen.²⁾

Mit der geänderten Regel 164 EPÜ wird sichergestellt, dass alle Anmelder unabhängig vom gewählten Verfahren (Euro-Direkt oder Euro-PCT) und von der Internationalen Recherchenbehörde (EPA oder andere ISA) die gleichen Rechte in Bezug auf die Weiterverfolgung ihrer Anmeldung in der europäischen Phase insbesondere bei mangelnder Einheitlichkeit genießen. Die geänderte Regel bietet den Nutzern Flexibilität und gewährleistet gleiche Service-Levels für das Verfahren nach EPÜ und PCT.³⁾

Die geänderte Regel 164 EPÜ hat eine zweiteilige Struktur. Regel 164 (1) EPÜ sieht ein Verfahren für den Fall vor, dass das EPA eine ergänzende europäische Recherche durchführt, d. h. dass es nicht als Internationale Recherchenbehörde (ISA) oder als für die ergänzende Recherche bestimmte Behörde (SISA) in der internationalen Phase tätig war. Regel 164 (2) EPÜ sieht ein Verfahren für den Fall vor, dass nach Artikel 153 (7) EPÜ auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet wird, d. h. dass das EPA für die Anmeldung als ISA oder als SISA tätig war.⁴⁾

Regel 164 (5) EPÜ sieht die Rückerstattung einer nach Regel 164 (1) oder (2) EPÜ gezahlten Recherchengebühr vor, wenn die Prüfungsabteilung auf Antrag feststellt, dass die Mitteilung nach Regel 164 (1) b) oder (2) a) EPÜ nicht gerechtfertigt war. Im Verfahren gemäß Regel 164 (2) EPÜ kann die Prüfungsabteilung diesen Punkt in der Mitteilung nach Regel 164 (2) b) EPÜ behandeln, die zusammen mit den Recherchenergebnissen verschickt wird.⁵⁾

Die Regel 164 (5) EPÜ gibt dem Anmelder nicht die Möglichkeit, die Zahlung zusätzlicher internationaler Recherchengebühren anzufechten. Wünscht der Anmelder die Rückerstattung einer nach Regel 40.2 a) PCT an das EPA als ISA gezahlten zusätzlichen Recherchengebühr, so muss er in der internationalen Phase einen Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT einlegen.⁶⁾

Eine etwaige Herabsetzung der Gebühr für einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht durch Beschluss des Verwaltungsrats gemäß Artikel 153 (7) EPÜ gilt ausschließlich für die nach Regel 159 (1) e) EPÜ gezahlte Recherchengebühr. Das bedeutet, dass die Herabsetzung nicht für eine nach Regel 164 (1) b) EPÜ entrichtete weitere Recherchengebühr gilt, unabhängig davon, ob diese Gebühr für eine Erfindung gezahlt wird, die von der (S)ISA recherchiert wurde.⁷⁾

Artikel 9 (2) GebO, der eine Rückerstattung für den Fall vorsieht, dass eine Recherche auf einem früheren vom EPA erstellten Recherchenbericht basiert, gilt auch für das Verfahren nach Regel 164 EPÜ. Folglich kann eine nach Regel 164 (1) oder (2) EPÜ entrichtete Recherchengebühr zurückgezahlt werden, wenn bestimmte weitere Erfordernisse erfüllt sind. Entsprechend kann eine nach Regel 164 (1) oder (2) EPÜ durchgeführte Recherche einen Anspruch auf Rückerstattung einer Recherchengebühr begründen, die für eine spätere Anmeldung (z. B. eine Teilanmeldung) entrichtet wurde.⁸⁾

Teil 9 AO EPÜ → Ausführungsvorschriften zur Euro-PCT-Anmeldung
AO EPÜ → Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente
EPÜ → Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente

→ Regel 164 EPÜ vom 1.4.2010 bis 31.10.2014