Eine Diensterfindung ist nach § 4 ArbEG eine Erfindung, die „während der Dauer des Dienstverhältnisses“ gemacht worden ist und aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden (Obliegenheitserfindung) oder die maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs beruht (Erfahrungserfindung).

Der Arbeitgeber hat bezüglich der Diensterfindung eine mehrfache Wahlmöglichkeit. Er kann sie unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch nehmen (§ 6 Abs. 1 ArbEG); er kann aber auch von einer Inanspruchnahme der Erfindung absehen, diese freigeben (§ 8 ArbEG). Hat er eine Dientsterfindung in Anspruch genommen, so kann er das Schutzrecht oder die Schutzrechtsanmeldung später auch aufgeben, diese(s) auf Verlangen dem Arbeitnehmer übertragen und sich ein nicht-ausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung gegen angemessene Vergütung vorbehalten (§ 16 Abs. 1, Abs. 3 ArbEG).

Gehen Rechte an der durch ein technisches Schutzrecht geschützten Diensterfindung weder durch ordnungsgemäße Inanspruchnahme noch durch eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitnehmererfinder und dem Arbeitgeber auf diesen über, haftet der die geschützte Erfindung benutzende Arbeitgeber jedenfalls nach Bereicherungsrecht.¹⁾

Wird die Diensterfindung in einem ausländischen Staat benutzt, in dem der Arbeitgeber ein technisches Schutzrecht nicht angemeldet hat, kommt ein Ersatzanspruch wegen Verletzung des Arbeitsvertrags (positive Vertragsverletzung) in Betracht, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmererfinder nicht rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dort die Diensterfindung selbst zum Schutzrecht anzumelden.²⁾

Liegt unbestritten eine Diensterfindung vor, kann von einem – nicht als Miterfinder genannten – Beschäftigten des Patentinhabers keine widerrechtliche Entnahme geltend gemacht werden, eine solche kommt erst nach Freigabe der Erfindung in Betracht.³⁾

Als „Dauer des Arbeitsverhältnisses“ im Sinne des § 4 Abs. 2 ArbEG ist die Zeit bis zu seiner Beendigung im Rechtssinne zu verstehen, ohne daß es darauf ankäme, ob der Arbeitnehmer bis zuletzt im Betrieb noch tätig war.⁴⁾

Nach § 5 I S.1 ArbEG muss die Erfindung fertig sein. Fertig ist eine Erfindung erst dann, wenn die ihr zugrunde liegende Lehre technisch ausführbar ist, wenn also der Durchschnittsfachmann nach den Angaben des Erfinders mit Erfolg arbeiten kann.⁵⁾

Außerordentliche Kündigung: Hierbei ist § 162 BGB zu beachten, wonach das Arbeitsverhältnis als fortbestehend gilt, wenn es wider Treu und Glauben beendet wird.

Ordentliche Kündigung: eine vertragliche Pflichtverletzung liegt vor, wenn dem Arbeitgeber mit der Kündigung die Rechte an der Erfindung entzogen werden.

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber dafür beweispflichtig, dass es sich bei der Erfindung um eine Diensterfindung handelt, welche der Meldepflicht des § 5 ArbEG unterliegt. Bei einer unmittelbar nach dem Ausscheiden angemeldeten Erfindung gesteht die Rechtsprechung dem Arbeitgeber jedoch eine Beweiserleichterung durch die Vermutung zu, dass die Erfindung während des Arbeitsverhältnisses gemacht wurde.⁶⁾

Reicht ein Arbeitnehmer nur sechs Wochen nach seinem Ausscheiden aus einem Arbeitsverhältnis eine Patentanmeldung ein, die das gleiche technische Gebiet betrifft, in dem sich seine ehemalige Arbeitgeberin betätigt hat, so ist es für diese erforderlich, Einsicht in die Akte der Patentanmeldung zu nehmen, um die ihr aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz zustehenden Rechte zu wahren, insbesondere um zu prüfen, ob es sich bei der der Anmeldung zugrundeliegenden Erfindung um eine Diensterfindung handelt. Ein dieses berechtigte Interesse übersteigendes Geheimhaltungsinteresse des Anmelders ist schon deswegen nicht ersichtlich, weil er selbst die Geheimhaltungssphäre verlassen hat, indem er sich der noch nicht offengelegten Patentanmeldung berühmt hat.⁷⁾

Wird die Erfindung während des Arbeitsverhältnisses begonnen, aber erst später fertig gestellt, so ist auf den Zeitpunkt zu dem der erfindungswesentliche Gedanke erfolgte abzustellen. Falls der erfindungswesentliche Gedanke erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgte ist die Erfindung zwar keine Diensterfindung, der Arbeitgeber ist an der Erfindung aber unter Umständen mitberechtigt.⁸⁾ Eine Mitberechtigung des alten Arbeitgebers kommt auch dann in Betracht, wenn eine Anregung zur, beim neuen Arbeitgeber fertig gestellten Erfindung bereits während des ersten Arbeitsergebnisses gegeben war, und die Erfindung vom neuen Arbeitgeber in Anspruch genommen wurde.⁹⁾

Hat ein Arbeitnehmer es pflichtwidrig unterlassen, während der Dauer seines Arbeitsverhältnisses Überlegungen hinsichtlich einer ihm aufgetragenen technischen Verbesserung abzustellen, und erfindet er eine solche Verbesserung alsbald nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis, so liegt keine Diensterfindung vor. Der Arbeitgeber ist aber, falls anzunehmen ist, dass er die Erfindung bei pflichtgemäßer Arbeitsleistung bereits während des Bestehens des Arbeitsverhältnisses gemacht hätte, aus dem rechtlichen Gesichtspunkt des Schadensersatzes wegen positiver Vertragsverletzung verpflichtet, dem früheren Arbeitgeber das auf die Erfindung angemeldete Schutzrecht zu übertragen.

Die Rechte und Pflichten, die sich aus einer Diensterfindung ergeben, bestimmen sich nach demselben Recht, an das auch sonst für das Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitnehmererfinder und dem Arbeitgeber anzuknüpfen ist.¹⁰⁾

ArbErfG → Arbeitnehmererfinderrecht