→ Antragsgrundsatz im Nichtigkeitsverfahren
→ Beschränkung des Patents
→ Streitgegenstand des Nichtigkeitsverfahrens
→ Beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht angegriffenen Unteranspruch
→ Neue Verteidigungsmittel
→ Klarheit der Patentansprüche im Nichtigkeitsverfahren

Der Patentinhaber kann nach geltender Rechtslage eine beschränkte Verteidigung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren grundsätzlich jederzeit erklären und auch jederzeit wieder ändern.¹⁾

Die umfassende Verteidigungsbefugnis des Nichtigkeitsbeklagten beruht darauf, dass eine beschränkte Verteidigung des Schutzrechts im Nichtigkeitsverfahren gleich behandelt wird wie eine Beschränkung des Schutzrechts in dem dafür vorgesehenen besonderen patentrechtlichen Beschränkungsverfahren und die Beschränkungserklärung in diesem Verfahren bis zu einer bestandskräftigen Entscheidung zurückgenommen werden kann.²⁾

Ein Patentanspruch darf im Nichtigkeitsverfahren jedoch nicht so verändert werden, dass er einen von der erteilten Fassung nicht umfassten Gegenstand einbezieht.³⁾

Beantragt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, ist dieser Antrag des Patentinhabers maßgeblich und rechtfertigt grundsätzlich den Widerruf des Patents, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist.⁴⁾

Im Patentnichtigkeitsverfahren gilt Entsprechendes. Der Patentinhaber kann nach § 64 Abs. 1 PatG das Patent durch (zulässige) Änderungen der Patentansprüche beliebig beschränken, und er kann auch den vollständigen Widerruf des Patents erwirken, ohne dass es auf einen Widerrufsgrund im Sinne des § 21 Abs. 1 PatG ankäme. Die Befugnisse, die ihm § 64 Abs. 1 PatG einräumt, kann er auch im Patentnichtigkeitsverfahren wahrnehmen; die Bestimmungen des § 83 Abs. 4 und des § 116 Abs. 2 PatG legen dies zugrunde.⁵⁾

Entspricht eine teilweise oder vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents dem Antrag des Patentinhabers, kommt es mithin nicht mehr darauf an, ob ein Nichtigkeitsgrund vorliegt oder nicht.⁶⁾

Eine neue eingeschränkte Verteidigung wird von der Bestimmung des § 117 Abs. 1 PatG, die die Geltendmachung neuer Tatsachen und Beweismittel im Nichtigkeitsberufungsverfahren einschränkt, nicht erfasst.⁷⁾

Die Erklärung des Beklagten, das Streitpatent, soweit es angegriffen ist, in einem bestimmten Umfang nicht mehr zu verteidigen, stellt nach ständiger Rechtspraxis eine wirksame Begrenzung des Streitstoffs im Nichtigkeitsverfahren (wie auch im Einspruchsverfahren) dar und hat zur Folge, dass das Streitpatent hinsichtlich des von der - zulässigen - Selbstbeschränkung umfassten, nicht mehr verteidigten Patentgegenstandes ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären bzw. zu widerrufen ist, da eine sachliche Überprüfung nur im Rahmen der von den Streitparteien gesetzten Grenzen zu erfolgen hat.⁸⁾

Die Möglichkeit der Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren wird aus dem Gedanken der Verfahrensökonomie und der Vermeidung eines ansonsten gemäß § 64 PatG erforderlichen isolierten Beschränkungsverfahrens abgeleitet.⁹⁾

Dabei war es nach bisheriger Rechtsprechung anerkannt, dass die Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren auch auf das Fallenlassen angegriffener Patentansprüche als Ganzes und nicht nur - wie in dem isolierten Beschränkungsverfahren gemäß § 64 Abs. 1 PatG 1981 - auf eine Beschränkung einzelner Patentansprüche gerichtet sein konnte.¹⁰⁾

Nach einhelliger Meinung wird im Falle der zulässigen Selbstbeschränkung und Rücknahme der weitergehenden Klage¹¹⁾, welche auch ohne ausdrückliche Erklärung in dem erklärten Einvernehmen des Klägers liegen kann¹²⁾, der Streitstoff bindend begrenzt und auf die Prüfung der Zulässigkeit der nicht angegriffenen Beschränkung reduziert.¹³⁾)

Gegenstand der Sachprüfung und damit der Klage kann auch im Falle einer zulässigen Selbstbeschränkung nur das erteilte Patent in seiner geltenden Fassung sein¹⁴⁾, wobei es ausschließlich Sache des Patentinhabers ist, den erteilten Patentanspruch in einer von ihm neu gefassten eingeschränkten Fassung zulässig zu verteidigen, wenn er dessen vollständige Nichtigerklärung vermeiden will.¹⁵⁾.

Änderungen der Fassung des erteilten Patentanspruchs gegen den Willen des Patentinhabers dürfen nicht erfolgen.¹⁶⁾

Der Kläger im Nichtigkeitsverfahren muss deshalb ebenso wenig wie das Gericht¹⁷⁾ von sich aus in eine Prüfung darüber eintreten, inwieweit in dem insgesamt als nicht schutzfähig angegriffenen Patentanspruch ein bestandsfähiges Minus enthalten ist.¹⁸⁾)

Es ist allein Sache des Patentinhabers, den erteilten Patentanspruch in einer von ihm formulierten eingeschränkten Fassung zu verteidigen, wenn er dessen vollständige Nichtigerklärung vermeiden will.¹⁹⁾ Es besteht grundsätzlich kein Anlass, von Amts wegen in eine nähere Prüfung darüber einzutreten, ob in einem insgesamt nicht schutzfähigen Patent-anspruch eine Lehre enthalten ist, mit der das Patent weiterhin Bestand haben könnte.²⁰⁾

Durch Vorgabe vorformulierter und in ein Rangverhältnis gestellter Anspruchssätze bringt der Patentinhaber seinen Willen zum Ausdruck, in welcher Reihenfolge und Fassung er die angegriffenen Patentansprüche in ihrer Gesamtheit beschränkt verteidigen will und eine Prüfung wünscht.²¹⁾

Wenn der Patentinhaber mittels Haupt- und Hilfsanträgen vollständige Anspruchssätze der angegriffenen Patentansprüche einreicht und nicht zugleich hinreichend deutlich zum Ausdruck bringt, dass er seine eingereichten Anspruchssätze nur als unverbindliche Anregungen möglicher Beschränkungen verstanden wissen will, so ist das Gericht an die von dem Patentinhaber mittels Haupt- und Hilfsanträgen zur Verteidigung vorgegebenen Anspruchssätze jedenfalls insoweit gebunden, als ohne dessen ausdrücklich oder konkludent erklärte Billigung ein eingeschränkter Anspruchssatz nicht gewährt werden kann, der im Bereich zwischen den Fassungen nach Haupt- und Hilfsanträgen liegt.²²⁾

Der Patentinhaber kann sich auch im Nichtigkeitsverfahren auf einen Gegenstand beschränken, der in den Anmeldeunterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart worden ist (→ Offenbarungsgehalt).²³⁾

Da nach einer zulässigen Nichtigkeitsklage von Amts wegen eine Sachentscheidung über den Bestand des Patents zu ergehen hat, sind selbstbeschränkende Hilfsanträge des Patentinhabers keine Anträge im zivilprozessualen Sinn (über die entschieden werden muß), sondern lediglich Anregungen. Gemäß der Grundsätze der ZPO könnte der Senat im Rahmen des Klägerantrags einen gewährbaren Anspruch selbst formulieren und zur Grundlage seines Urteils machen. Bedenken bestehen dabei aber hinsichtlich des rechtlichen Gehörs. Deshalb wird in der Praxis die Formulierung eingeschränkter Ansprüche dem Patentinhaber überlassen. Im Einzelfall schlägt der Senat auch eine seines erachtens gewährbare Anspruchsfassung vor, die der Patentinhaber zur Grundlage seiner Ansprüche machen kann. Eine Pflicht hierzu besteht aber nicht. Schlägt der Patentinhaber keine gewährbaren Ansprüche vor, so führt dies zum Widerruf des gesamten Patents.

Für das Einspruchsverfahren hat der BGH bei Änderungen der Patentansprüche ohne Einwilligung des Patentinhabers ausdrücklich abgelehnt (BGH GRUR 1989, 103 „Verschlußvorrichtung für Gießpfannen”). Es gilt im Einspruchsverfahren eine strenge Antragsbindung.

Eine Selbstbeschränkung des Patentinhabers ist allerdings nur möglich, insofern Ansprüche auch angegriffen sind (BGH GRUR 2005, 145). Beschränkungen wurden bisher nicht veröffentlicht. Seit 2004 wird nach einer Beschränkung im Nichtigkeitsverfahren eine C5-Schrift veröffentlicht.

Klarstellungen der Patentansprüche sind im Nichtigkeitsverfahren nicht zulässig, wenn sich die Nichtigkeitsklage als unbegründet erweist.²⁴⁾

Zwar ist es möglich, ein europäisches Patent im Nichtigkeitsverfahren vor deutschen Gerichten auch dann durch eine in deutscher Sprache gehaltene Fassung der Patentansprüche beschränkt zu verteidigen, wenn Deutsch nicht die Verfahrenssprache des Erteilungsverfahrens war.²⁵⁾

Dies ändert jedoch nichts daran, dass zur Auslegung der Patentansprüche der übrige Inhalt der Patentschrift in der maßgeblichen Verfahrenssprache heranzuziehen ist. Der Senat hat deshalb einen Sprachwechsel bei der Formulierung beschränkter Patentansprüche mehrfach als zwar zulässig, aber zur Vermeidung zusätzlicher Auslegungsprobleme unzweckmäßig angesehen.²⁶⁾

Wird das Streitpatent erstmals im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten Patentansprüchen beschränkt verteidigt und erklärt sich der Kläger hiermit sofort einverstanden, so trägt nicht der Kläger entsprechend den Kostengrundsätzen der §§ 91 ff., 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO die insoweit anfallenden Verfahrenskosten, sondern der Beklagte aufgrund der gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG heranzuziehenden Billigkeitsgründe.²⁷⁾

Dies gilt unabhängig davon, ob die beschränke Verteidigung unbedingt oder hilfsweise erklärt wird.²⁸⁾

Verteidigt der Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren das in vollem Umfang angegriffene Streitpatent im Wege der Selbstbeschränkung nicht mehr (sog. „Beschränkung auf Null“), so ist es ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären.²⁹⁾

Eine Streichung sämtlicher Patentansprüche - sog. Beschränkung auf Null - ist früher als nicht zulässig angesehen worden.³⁰⁾

Diese sowohl im Nichtigkeitsverfahren als auch im nationalen Beschränkungsverfahren schon bisher als unbefriedigend empfundene Rechtslage³¹⁾, die dem Willen des Patentinhabers und seinem Recht auf volle Ausschöpfung seiner Verfügungsbefugnis über das Patent nicht hinreichend Rechnung trägt, wurde durch die gemäß Art. 2 Ziff. 9 des Gesetzes zur Umsetzung der Akte vom 19. November 2000 zur Revision des EPÜ (BlPMZ 2007, 362) vom 24. August 2007 erfolgte Neufassung des § 64 Abs. 1 PatG für das isolierte Beschränkungsverfahren beseitigt. Danach kann der Patentinhaber - entsprechend dem wortgleichen Art. 105a Abs. 1 EPÜ für das neu geschaffene europäische Beschränkungsverfahren - nunmehr den vollständigen Widerruf seines Patents beantragen und wird deshalb nicht mehr auf die nur ex nunc wirkende Verzichtserklärung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG verwiesen. § 64 Abs. 1 PatG n. F. ist gemäß Art. 5 des o. g. Gesetzes am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten (vgl. Bekanntmachung vom 19. Februar 2008, BlPMZ 2008, 1) und mangels Überleitungsvorschriften auf das Streitpatent anwendbar.³²⁾

Wird im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht zur Verteidigung des Streitpatents ein Anspruchssatz aufgestellt, welcher neue nebengeordnete Ansprüche mit Unteransprüchen enthält, so begründet dies als solches – bei inhaltlich beschränktem Patentgegenstand – keine unzulässige Neugestaltung des Patents, sondern eine Selbstbeschränkung.³³⁾

Diese gewählte Form der Selbstbeschränkung ist jedenfalls dann zulässig, wenn die verteidigte Fassung der Ansprüche durch den konkreten Nichtigkeitsangriff veranlasst ist, hier der Beschränkung des Hauptanspruchs des wegen fehlender Patentfähigkeit angegriffenen Streitpatents durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung.³⁴⁾

Im Rahmen der erweiterten Zulässigkeitsprüfung einer Selbstbeschränkung des erteilten Patents im Nichtigkeitsverfahren kommt nur eine entsprechende Anwendbarkeit der für das Anmeldeverfahren zu beachten Vorschriften nach dem Patentgesetz und Patentverordnung in Frage. Ordnungsvorschriften, wie § 34 PatG oder §§ 9, 10 PatV, können deshalb der Zulässigkeit einer Änderung des Patents und der Neuformulierung erteilter Patentansprüche nur entgegenstehen wenn ihr Ordnungszweck nicht mit der Erteilung des Patents entfallen ist (so § 34 Abs. 5 PatG).³⁵⁾

Ein europäisches Patent kann im Nichtigkeitsverfahren nicht mit Patentansprüchen beschränkt verteidigt werden, die dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) Anspruchsfassung nicht genügen.³⁶⁾

→ Nichtigkeitsverfahren
→ Änderung der Patentansprüche im Nichtigkeitsverfahren