§ 3 (1) → Warenformmarken (Definition)
§ 3 (2) Nr. 1 → Artbedingte Warenformen
§ 3 (2) Nr. 2 → Technisch bedingte Warenformen
§ 3 (2) Nr. 3 → Wertbedingte Warenformen

§§ 3 - 6 MarkenG → Marken und geschäftliche Bezeichnungen, Vorrang und Zeitrang
§§ 3 - 31 MarkenG (Teil 2) → Voraussetzungen, Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen, Übertragung und Lizenz

Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, sind nach § 3 Abs. 2 MarkenG von der Markenfähigkeit ausgeschlossen.

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeichen dem Schutz einer Marke nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist.¹⁾

Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG nF dient der Umsetzung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und ist auch insoweit unionsrechtskonform auszulegen, als sie Benutzungsmarken nach § 4 Nr. 2 MarkenG [→ Entstehung des Markenschutzes] erfasst, deren Schutz ausschließlich nationalen Regeln folgt.²⁾

Nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, die ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selber bedingt ist. Nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist. Durch diese Bestimmungen soll im Allgemeininteresse verhindert werden, dass dem Markeninhaber über das Markenrecht ein zeitlich unbegrenztes Monopol für sich aus der Form ergebende wesentliche Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei Waren der Mitbewerber mit identischen oder ähnlichen Gebrauchseigenschaften suchen kann³⁾. Würden solche Eigenschaften dem Markeninhaber vorbehalten, könnte er es Mitbewerbern erschweren, ihren Waren eine gleichermaßen gebrauchtstaugliche Form zu geben, und auf diese Weise unlautere Wettbewerbsvorteile erlangen.⁴⁾

Da Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG sowie § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines ausschließlich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens enthält, kann ein solches Zeichen weder als Marke eingetragen werden noch durch seine Benutzung Unterscheidungskraft erlangen.⁵⁾

Die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG sowie in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelten Schutzhindernisse beziehen sich auf die Form der Ware selbst.⁶⁾

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann bei dreidimensionalen Marken, die die Verpackung von Waren zeigen, die aus mit der Art der Ware zusammenhängenden Gründen verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, die Verpackung als Form der Ware in diesem Sinne gelten.⁷⁾

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat deshalb bei Waren, die - etwa aufgrund ihrer körnigen, pudrigen oder flüssigen Konsistenz - ihrer Art nach keine eigene Form besitzen und erst durch die gewählte Verpackung eine vermarktungsfähige Form erhalten, die Verpackung der Form der Ware gleichgestellt.⁸⁾

Dagegen hat er bei Waren, deren Form sich - wie bei regelmäßig verpackt vertriebenen Nägeln - notwendig aus den Merkmalen der Waren selbst ergibt und die zu ihrer Vermarktung keiner besonderen Form bedürfen, keinen hinreichend engen Zusammenhang zwischen der Verpackung und der Ware gesehen, um die Verpackung der Form der Ware gleichzusetzen.⁹⁾

Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu der entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 lit. e zweiter Spiegelstrich MarkenRL entschieden hat, setzt dieses Eintragungshindernis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche technische Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann.¹⁰⁾

§ 3 Abs. 2 MarkenG schützt grundsätzlich die Fähigkeit des Wettbewerbs, Waren jeder beliebigen Form zu produzieren. Eine Monopolisierung von gebräuchlichen oder notwendigen Warenformen über den Umweg des Markengesetzes soll vermieden werden.

Die Formulierung „Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen“ in § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist gemäß dem EuGH so auszulegen, daß die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur ihrer technischen Wirkung zuzuschreiben sind, wobei Formalternativen mit gleicher technischer Wirkung unbeachtlich sind (EuGH, Urteil vom 18. 6. 2002 - Rs. C-299/99 - Philips/Remington).

Von der Gesetzessystematik her ist das nicht widerlegbare Freihaltebedürfnis an Produktformen nach § 3 Abs. 2 MarkenG dem Kontext der absoluten Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG zuzurechnen, mit der Besonderheit, daß dieses Hinderniss nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann (siehe auch BPatG 28 W (pat) 147/02 Beschl. vom 4. Mai 2004 - Philips/Remington).

In der Markenrechtsrichtlinie steht diese Regelung – ungeachtet ihres qualifizierten Charakters als eines auch durch Verkehrsdurchsetzung nicht zu widerlegenden Eintragungshindernisses (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) – im Kontext der absoluten Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1 MarkenRL. Die Markenrechtsrichtlinie macht damit – stärker als der deutsche Gesetzestext, der den irrtümlichen Eindruck erweckt, als handele es sich um eine Frage der Markenfähigkeit – deutlich, dass die besonderen Eintragungshindernisse für mit der Warenform übereinstimmende Formmarken (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL = § 3 Abs. 2 MarkenG) auf ein besonders ausgeprägtes Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der betreffenden Warenformen zurückzuführen sind.¹¹⁾ [→ Telle-Quelle-Schutz]

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat deshalb ein für Schokolade und Schokoladenwaren eingetragenes dreidimensionales Zeichen, das eine einen Schokoladenhohlkörper umhüllende Goldfolie mit rotem Band zeigt, als eine aus der Form der Ware bestehende Marke angesehen.¹²⁾

Die Gleichsetzung der Verpackung mit der Warenform setzt jedoch voraus, dass die Verpackung der Warenform vollständig entspricht oder ihr jedenfalls so nahe kommt, dass es gerechtfertigt ist, zwischen der Verpackungsform und der Warenform nicht zu unterscheiden. In diesem Fall gebietet es der Zweck der Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ebenso wie der Zweck der dieser Regelung zugrunde liegende Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und der dieser Regelung entsprechenden Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG, die Verpackung mit der Warenform gleichzusetzen.¹³⁾

Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt nur vor, wenn alle wesentlichen Merkmale der in dem Zeichen wiedergegebenen Ware eine für die Gattung der beanspruchten Ware typische Funktion aufweisen. Dies ist nicht der Fall, wenn für die gezeigte Warenform ein weiteres - wie ein dekoratives oder phantasievolles - Element on Bedeutung oder wesentlich ist, das der gattungstypischen Funktion der Ware nicht innewohnt.¹⁴⁾

Eine korrekte Anwendung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG sowie § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfordert daher, dass zunächst die wesentlichen Merkmale im Einzelfall dadurch ordnungsgemäß ermittelt werden, dass der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zugrunde gelegt oder die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln geprüft werden.¹⁵⁾

Dabei kann die Wahrnehmung des Zeichens durch die angesprochenen Verkehrskreise ein nützliches Beurteilungskriterium sein.¹⁶⁾

Das Schutzhindernis nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG, Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG und § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt voraus, dass die in der Marke gezeigten wesentlichen Merkmale der Form der Ware oder der ihr gleichgestellten Form der Verpackung durch die Art der Ware selbst bedingt sind. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sind die wesentlichen Merkmale der Warenform durch die Art der Ware selbst bedingt, wenn sie eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaft(en) aufweisen, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) der Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher auch bei den Waren der Mitbewerber suchen könnte.¹⁷⁾

Es ist nicht erforderlich, dass die in Rede stehende Form für die Funktion der betreffenden Ware unentbehrlich ist und dem Hersteller keinen Freiraum für einen wesentlichen persönlichen Beitrag lässt¹⁸⁾. Sie muss nicht die einzige Form sein, in der die gattungstypischen Funktionen der Ware ihren Ausdruck finden können¹⁹⁾.²⁰⁾

Soweit der Senat in früheren Entscheidungen angenommen hat, dass § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich Formen erfasst, deren Merkmale für die Warenart wesensnotwendig sind und im Blick darauf die Grundform der beanspruchten Ware ausmachen²¹⁾, hält er daran im Blick auf die vorstehend angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nicht fest.²²⁾

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union verfolgen die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG geregelten Schutzhindernisse das übereinstimmende Ziel zu verhindern, dass dem Markeninhaber ein Monopol für in der Form verkörperte wesentliche Eigenschaften einer Ware eingeräumt wird, nach denen der Benutzer auch bei anderen Waren suchen kann.²³⁾

Für den Benutzer sind die Funktionalitäten der Ware und nicht die Modalitäten ihrer Herstellung maßgeblich.²⁴⁾ Der Gerichtshof der Europäischen Union hat deshalb entschieden, dass das Schutzhindernis des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG, der durch § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in das deutsche Recht umgesetzt ist, nur die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst²⁵⁾.²⁶⁾

Das Schutzhindernis nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG, Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG und § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist übereinstimmend mit den anderen in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG geregelten Schutzhindernissen auszulegen, weil es das gleiche Ziel verfolgt²⁷⁾. Auch insoweit sind daher ausschließlich Gebrauchseigenschaften von Bedeutung, die für den Verbraucher wesentlich sind. Eigenschaften, die allein den Herstellungsprozess betreffen, sind dagegen nicht entscheidend.²⁸⁾

Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG greift nur ein, wenn die in der Form verkörperten Eigenschaften für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind.²⁹⁾

Auch das Ziel des Schutzhindernisses, Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit offenzuhalten, ihren Waren eine möglichst gebrauchstaugliche Form zu geben³⁰⁾, bezieht sich auf den bestimmungsgemäßen Einsatz der Ware.³¹⁾

Im Löschungsverfahren bilden die drei in § 3 Abs. 2 MarkenG angeführten Schutzhindernisse keinen einheitlichen Streitgegenstand. Dem Bundespatentgericht ist es deshalb verwehrt, ein vom Löschungsantragsteller nicht geltend gemachtes Schutzhindernis von Amts wegen zu prüfen.³²⁾

Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung findet keine Anwendung auf Zeichen, die vor diesem Zeitpunkt eingetragen worden sind (§ 4 Nr. 1 MarkenG) oder durch Benutzung als Marke Verkehrsgeltung erworben haben (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Einer Marke, die vor dem Inkrafttreten einer Neuregelung - sei es durch Eintragung, sei es durch Benutzung - Schutz erlangt hat, kann dieser Schutz durch eine Neuregelung grundsätzlich nicht entzogen werden.³³⁾

§§ 3 - 6 MarkenG → Marken und geschäftliche Bezeichnungen, Vorrang und Zeitrang
§§ 3 - 31 MarkenG (Teil 2) → Voraussetzungen, Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen, Übertragung und Lizenz
MarkenG → Markengesetz

→ Markenfähigkeit
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→ Warenformmarken