→ Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 17. November 2017 über die Rückerstattung von Recherchengebühren gemäß Artikel 9 (2) der Gebührenordnung

→ Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 17. November 2017 über die Rückerstattung der internationalen Recherchengebühr durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde (Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der WIPO nach dem PCT, insbesondere auf Artikel 5 (2) i) und Anhang C Teil II (3))

→ Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 21. Februar 2014 über die Rückerstattung von Recherchengebühren gemäß Artikel 9 (2) der Gebührenordnung

→ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Januar 2013 über die Anpassung der in den Artikeln 9 (1) und 11 b) Gebührenordnung vorgesehenen Rückerstattung von Recherchen- und Prüfungsgebühren im Sinne der Entscheidungen J 25/10 und J 9/10 der Juristischen Beschwerdekammer

→ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Januar 2009 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchengebühren

Gemäß der Entscheidungen J 25/10 und J 9/10 der Juristischen Beschwerdekammer muss sich die Behauptung, dass bereits mit der Recherche oder der Sachprüfung begonnen wurde, auf Tatsachen stützen, die dies objektiv belegen und transparent sind. Dies setzt voraus, dass die Prüfungs- oder Recherchenabteilung im Einklang mit der besagten Rechtsprechung konkret und transparent signalisiert, dass die Sachprüfung bzw. die Recherche bereits begonnen hat.¹⁾

Sobald die Vorbereitungen für die erste Handlung der Recherchenabteilung – mit Ausnahme der A2-Veröffentlichung – aufgenommen werden, wird im System ein Algorithmus für die Recherche ausgelöst, der zur Erstellung einer Rohliste mit Dokumenten aus dem einschlägigen Stand der Technik führt, auf deren Basis der Prüfer dann eine auf den konkreten Fall zugeschnittene Recherchenstrategie festlegt. Wenn diese Recherche abgeschlossen ist, wird in den Systemen ein Datum generiert, das den Beginn der Recherche markiert.²⁾

Das Datum, das den Beginn der Recherche markiert, wird im öffentlich zugänglichen Teil der Akte gespeichert, sodass es ein nachprüfbares Element darstellt. Bei veröffentlichten Patentanmeldungen wird dieses Datum im Europäischen Patentregister für jedermann einsehbar sein. Bei noch nicht veröffentlichten Anmeldungen wird das den Beginn der Recherche markierende Datum ebenfalls gespeichert, ist aber nur auf Antrag des Anmelders oder seines Vertreters oder über die Akteneinsicht bzw. den Dienst MyFiles einsehbar.³⁾

In Fällen, in denen das EPA einen von ihm erstellten früheren Recherchenbericht vollständig oder teilweise verwerten kann, erfolgt eine Rückerstattung der Recherchengebühr⁴⁾

• nach Artikel 9 (2) der Gebührenordnung1 in Verbindung mit einem gemäß dieser Vorschrift gefassten Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts2 sowie

• nach Artikel 5 (2) i) in Verbindung mit Anhang C Teil II (3) der Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der WIPO nach dem PCT3 und einer Mitteilung des EPA an das Internationale Büro auf der Grundlage eines Beschlusses der Präsidentin

des Europäischen Patentamts4.

Die Kriterien dafür, in welcher Höhe die Rückerstattung gewährt wird, lauten wie folgt:

Die „vollständige Rückerstattung“ wird gewährt, wenn das EPA bei der Erstellung des europäischen oder des internationalen Recherchenberichts den früheren Recherchenbericht vollständig verwerten kann. Das wäre insbesondere der Fall, wenn die Ansprüche der früheren und der späteren Anmeldung identisch sind oder die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch⁵⁾

a) Streichung alternativer Merkmale aus einem unabhängigen Anspruch oder

b) Aufnahme eines oder mehrerer beschränkender Merkmale in einen oder mehrere unabhängige Ansprüche der späteren Anmeldung, wobei die beschränkenden Merkmale in der früheren Anmeldung alle in einem abhängigen Anspruch enthalten waren, der sich auf diesen unabhängigen Anspruch bezieht.

Die „teilweise Rückerstattung“ wird gewährt, wenn das EPA bei der Erstellung des europäischen oder des internationalen Recherchenberichts den früheren Recherchenbericht teilweise verwerten kann. Das wäre insbesondere der Fall, wenn⁶⁾

a) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung weiter gefasst wurden und diese Erweiterung eine weitere Verallgemeinerung derselben Erfindung darstellt, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder

b) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch ein beschränkendes Merkmal, das in der früheren Anmeldung nicht offenbart ist, sich aber auf dieselbe Erfindung bezieht, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war.

Die unter Nummer 2.1 und 2.2 genannten Beispiele sollen die am häufigsten vorkommenden Fälle einer Rückerstattung illustrieren, sind jedoch nicht erschöpfend. 2.3 Keine Rückerstattung wird gewährt, wenn⁷⁾

a) der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand eine andere Erfindung darstellt als die, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder

b) die rechtlichen Voraussetzungen für die Rückerstattung nicht erfüllt sind, beispielsweise wenn die Priorität der früheren Anmeldung nicht beansprucht wird.

Zu gegebener Zeit nach Übermittlung des europäischen oder des internationalen Recherchenberichts teilt das EPA dem Anmelder den Rückerstattungsbetrag mit und nimmt die Rückerstattung vor.⁸⁾

GebO → Gebührenordnung
EPÜ → Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente
EP → Europäisches Patentrecht

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