Art. 123 (2) EPÜ → Unzulässige Änderung der europäischen Patentanmeldung

→ Prioritätsdisclaimer
→ Unzulässige Änderung bei Aufnahme eines Disclaimers
→ Nicht offenbarter Disclaimer

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts führt die Aufnahme eines einschränkenden, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals in den Patentanspruch regelmäßig zum Widerruf des Patents nach Art. 123 Abs. 2, 100 Buchstabe c EPÜ. Falle ein solches Merkmal unter Art. 123 Abs. 2 EPÜ, könne es weder im Patent beibehalten noch ohne Verstoß gegen Art. 123 Abs. 3 EPÜ aus den Ansprüchen gestrichen werden. Das Patent könne nur dann - ausnahmsweise - aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür biete, dass die einschränkenden Merkmale ohne Verstoß gegen Art. 123 Abs. 3 EPÜ durch andere ersetzt werden könnten.¹⁾

Der Begriff „Disclaimer“ wird im Sinne einer Änderung eines Anspruchs verwendet, die in der Aufnahme eines „negativen“ technischen Merkmals in den Anspruch resultiert, womit bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemeinen Merkmals ausgeschlossen werden.²⁾

Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient:³⁾

• die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt;
• die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, daß der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte; und
• einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.⁴⁾

Die Aufnahme eines Disclaimers darf nicht zu einer unzulässigen Änderung des Gegenstands der Anmeldung führen. → Unzulässige Änderung bei Aufnahme eines Disclaimers

Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muß die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Artikel 84 EPÜ erfüllen.⁵⁾

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts⁶⁾ sieht sich deshalb auch unter Berücksichtigung der für den Patentinhaber entstehenden Härte im Hinblick auf den verbindlichen Charakter von Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ an der grundsätzlichen Zulassung von Disclaimern gehindert, sofern nicht ausnahmsweise bereits eine tatbestandsgemäße Erweiterung ausscheidet, weil das betreffende Merkmal keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet oder weil dieses durch andere (engere) Merkmale zulässig ersetzt werden kann. Daraus ergibt sich aber auch, dass ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung iSv Art. 83 EPÜ relevant ist oder wird, eine nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ unzulässige Erweiterung darstellt.⁷⁾

Der Umstand, dass eine unentrinnbare Falle zu einer großen Härte für den Patentinhaber führen kann, rechtfertigt nicht ohne weiteres eine die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ einschränkende Auslegung bzw. korrigierende Anwendung im Hinblick auf die Regelungen der Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3 EPÜ, die ausdrücklich bestimmen, dass Patentansprüche nicht in der Weise geändert werden dürfen, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht oder dass der Schutzbereich erweitert wird, und die sich nicht darauf beschränken, dass aus der unzulässigen Änderung nur keine Rechte hergeleitet werden können und den berechtigten Belangen der Öffentlichkeit bereits dadurch Genüge getan ist.⁸⁾)

Insoweit hält der Senat die in Rechtsprechung in Literatur angeführten Gründe, welche sich auch in Fällen vorliegender Art den Erhalt des Patentanspruchs aussprechen, nicht für durchgreifend, soweit diese auf eine Interessenkollision und darauf hinweisen, dass es im Ergebnis nicht gerechtfertigt erscheine, den Anmelderinteressen die Interessen der Öffentlichkeit unterzuordnen. Insoweit hat auch die Große Beschwerdekammer darauf hingewiesen, dass sich der vorliegende Fall einer unzulässigen Einschränkung die Lehre offensichtlich im Hinblick auf die Rechtssicherheit für Dritte grundlegend unterscheidet von anderen Fällen. Dritte, die sich auf die Anmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung verlassen haben und sich einem erteilten Patent gegenübersehen, das keinen breiteren, sondern einen engeren Schutzbereich hat als erwartet, werden hierdurch in ihrer Tätigkeit nicht behindert.⁹⁾

Der Senat sieht im Ergebnis die in der Literatur geäußerte Kritik (Schulte PatG, 9. Aufl., § 21 Rdn. 67, m.w.H.), diese zur unentrinnbaren Falle führende Interpretation lasse einen ausgewogenen Ausgleich der berechtigten Interessen von Öffentlichkeit und Patentinhaber vermissen, deshalb zwar als nachvollziehbar, aber nicht ausreichend an, sich über die in Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3 EPÜ zum Ausdruck gekommenen gesetzgeberischen Willen gleichrangiger Verbote im Wege richterlicher Rechtsfortbildung hinwegzusetzen und zudem entgegen der Rechtsauffassung der Großen Beschwerdekammer als zu beachtende gewichtige rechtliche Stellungnahme (BGH Urteil vom 15.04.2010, Xa ZB 10/09 = GRUR 2010, 950 – Walzenformgebungsmaschine) allein auf ein ausgewogeneres Ergebnis abzustellen, zumal bei der EPÜ-Revision 2000 entgegen ursprünglichen Absichten der Problemkreis ausgeklammert worden ist.¹⁰⁾ und deshalb der Lückenschließung durch richterliche Rechtsfortbildung insoweit Grenzen gesetzt sind als der Gesetzgeber diese stillschweigend billigt¹¹⁾.¹²⁾)

Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof wenden bei der Entscheidung über die Nichtigerklärung eines europäischen Patents, das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist, nicht Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ an, sondern entscheiden auf der Grundlage von Art. II § 6 IntPatÜbkG. Mit der Schaffung dieser Norm hat der nationale Gesetzgeber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Gründe für die Nichtigerklärung eines europäischen Patents für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe von Art. 138 EPÜ aufzuführen. Nach Art. 138 EPÜ kann ein europäisches Patent - vorbehaltlich des Art. 139 EPÜ - nur aus den dort abschließend aufgeführten Gründen für nichtig erklärt werden. Die Norm steht damit zwar einer Entscheidung des nationalen Gerichts entgegen, durch die ein europäisches Patent auch dann für nichtig erklärt wird, wenn keiner der in Art. 138 EPÜ aufgeführten Gründe vorliegt. Sie eröffnet aber die Möglichkeit, dass das nationale Gericht auch bei Vorliegen eines solchen Grundes von der Nichtigerklärung des Patents absieht, ohne sich damit in Widerspruch zu Art. 123 EPÜ zu setzen, wie er von der Großen Beschwerdekammer verstanden wird.¹³⁾

Ein solches Absehen von der Nichtigerklärung ist auch bei einem europäischen Patent angezeigt, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht oder nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt.¹⁴⁾

Art. 123 (2) EPÜ → Unzulässige Änderung der europäischen Patentanmeldung