Gegenstand des Einspruchs ist allein das formell wirksam erteilte Patent. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der §§ 59 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1, 61 Abs. 1 S. 1 PatG.1)
Das Einspruchsverfahren dient nicht der Überprüfung des Erteilungsbeschlusses. Dieser ist vielmehr im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Patenterteilung, ab dem Einspruch erhoben werden kann (§ 59 Abs. 1 S. 1 PatG), bereits in Bestandskraft erwachsen. Sie tritt ein, sobald der Erteilungsbeschluss nicht mehr angefochten werden kann, also mit Ablauf der Beschwerdefrist des § 73 Abs. 2 S. 1 PatG oder mit Erklärung eines Rechtsmittelverzichts.2)
Der Einspruch hat demzufolge keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Patenterteilung und richtet sich nicht gegen den Erteilungsbeschluss der, wie sich aus § 61 Abs. 1 S. 1 PatG ergibt, weder bei vollständigem Widerruf oder teilweiser Aufrechterhaltung des Patents ganz oder teilweise beseitigt wird.3)
Verfahrensgegenstand des Einspruchsverfahrens ist die Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des erteilten Patents im Hinblick auf die Widerrufsgründe des § 21 I PatG.
Eine Bindung an die Anträge der Einsprechenden besteht nicht. Ein konkreter Antrag des Einsprechenden, das Patent nur in einem bestimmten Umfang zu widerrufen, hat nur den Charakter einer Anregung und ist nicht echter Sachantrag mit Bindungswirkung.4)
Wenn der Einsprechende nur Teilwiderruf beantragt und auch das Patentamt nur insoweit die mangelnde Patentfähigkeit gegeben sieht, wäre es dem Patentamt gleichwohl verwehrt, das Patent in diesem Sinne nur beschränkt aufrechtzuerhalten, wenn nicht auch der Patentinhaber einen entsprechenden Antrag auf beschränkte Aufrechterhaltung stellt; bleibt der Patentinhaber dagegen bei der erteilten Fassung, bliebe dem Patentamt nur der vollständige Widerruf5), was zwangsläufig über den „Antrag“ des Einsprechenden hinausgeht.6)
Anderer Meinung hinsichtlich des Teileinspruchs ist scheinbar der 7 Senat in einer neueren Entscheidung: Ein auf den Widerruf nur eines Teils eines Patents gerichteter Einspruch begrenzt den Streitgegenstand des Einspruchsverfahrens auf den angegriffenen Teil.7)
Auch im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren setzt die Prüfung, ob der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig ist, die Auslegung des Patentanspruchs voraus. Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt.8)
Änderungen des Patents im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren sind ohne Einwilligung des Patentinhabers nicht statthaft. Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, daß das Einspruchsverfahren dem Nichtigkeitsverfahren und dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren insoweit angeglichen werden sollte, als darin Beschränkungen ohne Einverständnis des Schutzrechtsinhabers möglich sind. Klarstellungen sind ohnehin im Nichtigkeitsverfahren nicht mehr zulässig, wenn sich die Nichtigkeitsklage als unbegründet erweist. Die Beibehaltung des Grundsatzes der Antragsbindung im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren ist sachgerecht. Es ist Sache des Patentinhabers, bei der Formulierung seines Schutzbegehrens Überlegungen hinsichtlich der technischen Verwertbarkeit der geschützten Erfindung und der Durchsetzbarkeit seines Patents auf dem Markt anzustellen, insbesondere sich Gedanken über die Behauptung seines Schutzrechts gegenüber Mitbewerbern zu machen und mögliche Verletzungsformen einzuschätzen. Da weder das DPA als Erteilungsbehörde noch das BPatG als nachgeschaltete Rechtsmittelinstanz die Auswirkungen von Änderungen des Patents auf spätere Verletzungsstreitigkeiten übersehen können, ist es nicht ihre Aufgabe, an Stelle des Patentinhabers derartige Erwägungen anzustellen, zumal dieser allein die Folgen einer für ihn ungeeigneten Formulierung seines Schutzbegehrens tragen muß. Die Entscheidung darüber, welchen Inhalt das Schutzrecht letztlich haben soll, muß demjenigen überlassen sein, der es wirtschaftlich nutzen will.9)
Der Patentinhaber muss im Einspruchsverfahren keinen förmlichen Antrag stellen. Beantragt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren die Aufrechterhaltung seines Patents allein in einer unzulässig geänderten Fassung, so ist das Patent zu widerrufen. Es ist dann nicht mehr zu prüfen, ob dem Patent in der erteilten Fassung Widerrufsgründe des PatG § 21 Abs 1 entgegenstehen.10)
EPA: Art. 102 III a: Patentinhaber muß mit der eingeschränkten Fassung einverstanden sein.