Offensichtlichkeitsprüfung

§ 42 (1) S. 1 PatG

Genügt die Anmeldung den Anforderungen der §§ 34, 36, 37 und 38 [→ Einreichung der Anmeldung, → Inhalt der Anmeldung, → Form der Anmeldung, → Erfinderbenennung] offensichtlich nicht, so fordert die Prüfungsstelle den Anmelder auf, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

§ 42 (1) S. 2 PatG

Entspricht die Anmeldung nicht den Bestimmungen über die Form und über die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung (§ 34 Abs. 6) [→ Einreichung der Anmeldung], so kann die Prüfungsstelle bis zum Beginn des Prüfungsverfahrens (§ 44) von der Beanstandung dieser Mängel absehen.

Eine Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 PatG findet statt, wenn noch kein Prüfungsantrag nach § 44 PatG gestellt wurde.

Die Offensichtlichkeitsprüfung beschränkt sich gegenüber der normalen Prüfung auf offensichtliche Mängel, d.h. solche Mängel, die der Prüfer bei der Durchsicht der Unterlagen zweifelsfrei erkennen kann.

Reichweite der Prüfung

Die vorläufige Prüfung erstreckt sich auf die gesetzlichen Formerfordernisse (§ 42 I S. 1 PatG) und auf sachliche Schutzvoraussetzungen (§ 42 II S. 1 PatG), insofern diese offensichtlich sind.

Für die Ermittlung und Würdigung des Standes der Technik ist bei der Offensichtlichkeitsprüfung aber kein Raum. Denn die Offensichtlichkeitsprüfung ist gegenüber der Prüfung nach § 44 PatG in doppelter Weise beschränkt, nämlich einmal auf die in § 42 PatG genannten Mängel, zu denen fehlende Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht zählen, und auf das offensichtliche Vorliegen dieser Mängel.¹⁾

Offensichtlich ist ein Mangel wie der hier in Frage stehende der fehlenden Einheitlichkeit, wenn er für den Prüfer auf Grund des ihm unterbreiteten Sachverhalts ohne weitere Sachprüfung - in technischer und rechtlicher Beziehung - zweifelsfrei als solcher erkennbar ist, d. h. als Mangel offen zutage tritt.²⁾

Prüfung der Einheitlichkeit in der Offensichtlichkeitsprüfung

Erfolgt die Prüfung der Einheitlichkeit - wie im vorliegenden Fall - im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung, so kommt deshalb eine Zurückweisung der Anmeldung nur dann in Betracht, wenn sich auch unter Nichtbeachtung der Frage der Patentfähigkeit keine sinnvolle technische Aufgabe angeben lässt, zu deren Lösung alle Teile der Anmeldung nötig oder zumindest dienlich sind.³⁾

Sachliche Schutzvoraussetzungen

§ 42 (2) S. 1 PatG

Ist offensichtlich, daß der Gegenstand der Anmeldung

seinem Wesen nach keine Erfindung ist,
nicht gewerblich anwendbar ist oder
nach nach § 1a Absatz 1, § 2 oder § 2a Absatz 1 von der Patenterteilung ausgeschlossen ist,

so benachrichtigt die Prüfungsstelle den Anmelder hiervon unter Angabe der Gründe und fordert ihn auf, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern.

§ 42 (2) ehem. S. 2 PatG

(aufgehoben, BGBl. I S. 3830 vom 24.10.2013)

Das gleiche gilt, wenn im Falle des § 16 Abs. 1 Satz 2 [→ Laufzeit des Patents] die Zusatzanmeldung nicht innerhalb der vorgesehenen Frist eingereicht worden ist.

Zurückweisung der Anmeldung

§ 42 (3) PatG

Die Prüfungsstelle weist die Anmeldung zurück, wenn die nach Absatz 1 gerügten Mängel nicht beseitigt werden oder wenn die Anmeldung aufrechterhalten wird, obgleich eine patentfähige Erfindung offensichtlich nicht vorliegt (Absatz 2 Nr. 1 bis 3). Soll die Zurückweisung auf Umstände gegründet werden, die dem Patentsucher noch nicht mitgeteilt waren, so ist ihm vorher Gelegenheit zu geben, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern.

Beseitigt der Anmelder gerügte Mängel nicht rechtzeitig, so weist die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück (§ 42 III PatG).

Fehlende Neuheit und erfinderische Tätigkeit fallen nicht unter die Regelung des § 42 II PatG und werden in der Offensichtlichkeitsprüfung nicht überprüft.

Rechtliches Gehör

§ 42 (3) S. 2 PatG

Soll die Zurückweisung auf Umstände gegründet werden, die dem Patentsucher noch nicht mitgeteilt waren, so ist ihm vorher Gelegenheit zu geben, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern.

siehe auch

§§ 34 bis 43 PatG → Anmeldeverfahren
§§ 34 bis 64 PatG → Verfahren vor dem Patentamt
PatG → Patentgesetz
§§ 44 bis 49 PatG → Prüfungsverfahren

¹⁾

BPatG, Beschl. v. 10. Januar 2008 - 6 W (pat) 15/05; m.V.a. BGH BlPMZ 1985, 117 - 118 - Offensichtlichkeitsprüfung; und w.N.

²⁾

BPatG, Beschl. v. 10. Januar 2008 - 6 W (pat) 15/05; m.w.N.

³⁾

BPatG, Beschl. v. 10. Januar 2008 - 6 W (pat) 15/05; m.w.N:

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