Bei Erzeugnissen, die durch Dritte in Verkehr gebracht werden, setzt der Eintritt der Erschöpfungswirkung [→ Erschöpfung] nicht zwingend voraus, dass dem Dritten eine wirksame Lizenz erteilt worden ist. Die Erschöpfung ist vielmehr auch in dieser Konstellation zwingende gesetzliche Folge eines Inverkehrbringens des unter den Patentschutz fallenden Gegenstands mit Zustimmung des Patentinhabers.¹⁾

Deshalb haben Beschränkungen, die ein Patentinhaber in einem Lizenzvertrag hinsichtlich der Befugnis zur Benutzung von Erzeugnissen vereinbart, die aufgrund der Lizenz in Verkehr gebracht werden, grundsätzlich keinen Einfluss auf den Eintritt der Erschöpfungswirkungen.²⁾

Vor diesem Hintergrund führt eine Vereinbarung, in der sich der Patentinhaber verpflichtet, aus dem Patent keine Ansprüche gegen den Vertragspartner geltend zu machen, grundsätzlich zur Erschöpfung in Bezug auf Erzeugnisse, die aufgrund dieser Vereinbarung in Verkehr gebracht werden.³⁾

In diesem Zusammenhang ist grundsätzlich unerheblich, ob eine solche Vereinbarung nach deutschem Recht oder nach dem für die schuldrechtlichen Wirkungen maßgeblichen Vertragsstatut als Lizenzvertrag zu qualifizieren ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass der Patentinhaber hinreichend deutlich zu erkennen gibt, dass er gegenüber seinem Vertragspartner keine Rechte aus dem Patent geltend machen wird.⁴⁾

Mit einer wirksamen Verpflichtung dieses Inhalts bringt der Patentinhaber in einer für den Eintritt der Erschöpfungswirkung ausreichenden Weise zum Ausdruck, dass er seine Rechte in Bezug auf Vertriebshandlungen des Vertragspartners vollständig ausgeübt hat, dessen Erzeugnisse also mit seiner Zustimmung in den Verkehr gelangen.⁵⁾

Ein Vertrag, in dem der Patentinhaber erklärt, keine Rechte aus dem Patent geltend zu machen, sich die Geltendmachung solcher Rechte aber ausdrücklich vorbehält, kann im Einzelfall allerdings dahin auszulegen sein, dass der Patentinhaber seine Rechte gerade nicht aufgeben will.⁶⁾

Angesichts der Bedeutung ihrer Wirkung muss die Zustimmung auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf das Recht, Dritten zu verbieten, von der technischen Lehre des Patents Gebrauch zu machen, mit Bestimmtheit erkennen lässt.⁷⁾

Ein Nichteinschreiten gegen patentverletzende Handlungen oder deren bloß stillschweigende Duldung genügen nicht.⁸⁾

Deshalb ist stets sorgfältig zu prüfen, ob eine Vereinbarung eine solche Zustimmung enthält. Dies ist eine Frage der Vertragsauslegung, die grundsätzlich dem Tatrichter obliegt.⁹⁾

Lässt eine Vereinbarung aber hinreichend deutlich erkennen, dass der Patentinhaber sich verpflichtet, keine auf das Patent gestützten Einwände gegen das Inverkehrbringen von Erzeugnissen durch seinen Vertragspartner zu erheben, reicht dies in der Regel aus, um eine zur Erschöpfung führende Zustimmung zu bejahen. Eine Erklärung dieses Inhalts ist nach dem Verständnis des Senats mit einem covenant not to sue typischerweise verbunden. Ein Vorbehalt von Rechten gegenüber Dritten stellt dann lediglich einen untauglichen Versuch dar, die Reichweite der Erschöpfung zu beschränken.¹⁰⁾

Die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeugnisses kann als Zustimmung zum Inverkehrbringen einer damit ausgestatteten größeren Vorrichtung zu werten sein, wenn dies die wirtschaftlich allein sinnvolle Verwendung darstellt.¹¹⁾

Die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeugnisses kann zur Erschöpfung der Rechte bezüglich einer damit ausgestatteten größeren Vorrichtung führen, wenn alle im Patent definierten Eigenschaften und Funktionen durch das von der Zustimmung gedeckte Erzeugnis verwirklicht werden und den.¹²⁾

Ein „covenant not to sue“ führt in der Regel zur Erschöpfung der Rechte im Hinblick auf Erzeugnisse, die auf dieser Grundlage in Verkehr gebracht werden.¹³⁾

Für die Frage, ob ein „covenant to be sued last“ zur Erschöpfung führt, ist insbesondere von Bedeutung, ob der Vertragspartner bei dem üblicherweise zu erwartenden Verlauf befürchten muss, von der Patentinhaberin wegen Verletzung des Patents in Anspruch genommen zu werden.¹⁴⁾

→ Erschöpfung