§ 38 S. 2 PatG → Unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung

Der Gegenstand der Anmeldung kann im Erteilungsverfahren bei der Formulierung des Anspruchs anders gefasst werden.

Eine solche Änderung darf aber nicht zu einer Erweiterung des Gegenstandes der Anmeldung führen.¹⁾

Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben im Verlauf des Prüfungsverfahrens sind unzulässig, sofern sie den Gegenstand der Anmeldung erweitern (§ 38 Abs. 1 PatG). Der Anspruch auf Erteilung eines Patents mit dem durch die Anmeldung herbeigeführten Zeitrang besteht allein im Rahmen des Gegenstands der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung. Wird ein entsprechender Mangel nach Aufforderung der Prüfungsstelle vom Anmelder nicht beseitigt, führt dies zur Zurückweisung der Anmeldung (§ 48 Satz 1 i.V. mit § 45 Abs. 1 Satz 1 PatG). Das Gesetz will im Interesse der Rechtssicherheit ausschließen, dass das Patent mit einem unzulässig geänderten Inhalt erteilt wird²⁾ und fordert daher die Beseitigung einer unzulässigen Änderung in jedem Verfahrensstadium des Prüfungsverfahrens.³⁾

Es ist nicht geboten, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach bei einem erteilten deutschen oder europäischen Patent, dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, eine Nichtigerklärung oder Löschung nicht erforderlich ist, sofern die Änderung in der Einfü- gung eines nicht ursprungsoffenbarten Merkmals besteht, die zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt⁴⁾, auf das Prüfungsverfahren zu übertragen. Diese Rechtsprechung trägt dem Umstand Rechnung, dass der Inhaber nach der Erteilung des Patents daran gehindert ist, das Merkmal zu streichen, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, weil dies zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führte und damit wiederum einen Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund ausfüllte (§ 22 Abs. 1 PatG, Art. 123 Abs. 3, Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 5 IntPatÜG). Diese Schwierigkeit besteht im Prüfungsverfahren nicht. Denn vor der abschließenden Entscheidung der Behörde hat der Anmelder nicht nur die Möglichkeit, die Einfügung eines nicht ursprungsoffenbarten Merkmals rückgängig zu machen; vielmehr ist er gehalten so zu verfahren, weil anderenfalls die Anmeldung zurückzuweisen ist.⁵⁾

§§ 34 bis 43 PatG → Anmeldeverfahren
§§ 34 bis 64 PatG → Verfahren vor dem Patentamt
PatG → Patentgesetz