→ Einwand der Sittenwidrigkeit

§ 8 (2) Nr. 10 MarkenG → Bösgläubige Markenanmeldung

Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann einredeweise entgegengehalten werden, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als sittenwidrig i.S. des § 826 BGB oder als unlauter i.S. des § 3 UWG erscheinen lassen.¹⁾

Solche Umstände können insbesondere darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen.²⁾

Das wettbewerbsrechtlich Unlautere (vgl. §§ 3, 4 Nr. 10 UWG) kann auch darin liegen, dass ein Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will.³⁾

Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist.⁴⁾

Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei sich im Einzelfall bereits die Markenanmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen, sich ein solcher aber auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann.⁵⁾

Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann nach der Rechtsprechung des Senats im Wege der Einrede entgegengehalten werden, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung im Sinne von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG aF (§ 4 Nr. 4 UWG nF) erscheinen lassen. Das ist der Fall, wenn die Klagemarke bösgläubig im Sinne von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG in der bis zum 31. Mai 2004 geltenden Fassung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF, § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nF) angemeldet worden ist.⁶⁾

Gestützt auf diese Vorschriften kann außerdem der wegen einer Markenverletzung in Anspruch genommene Beklagte Widerklage mit dem Ziel erheben, die Löschung der Klagemarke wegen ihrer bösgläubigen Anmeldung zu erreichen [§ 8 (2) Nr. 10 MarkenG → Bösgläubige Markenanmeldung].⁷⁾

→ Markenverletzung