In jüngeren Entscheidungen der Beschwerdekammern wurde jeder Vergleich mit dem Stand der Technik im Rahmen der Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung als untauglich erachtet.¹⁾

Die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, ist eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ 1973 greift.²⁾)

Das EPÜ entbehrt jeder Grundlage, bei der Prüfung, ob die fragliche Erfindung als eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ 1973 anzusehen ist, zwischen „neuen Merkmalen“ und Merkmalen der Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, zu unterscheiden. Daher fehlt auch die Rechtsgrundlage, hierbei den sog. Beitragsansatz anzuwenden.³⁾

Der Beitragsansatz spielt nur bei der Frage der erfinderischen Tätigkeit eine Rolle. Er wird bei der Beurteilung des Patentierungsausschlusses nach Artikel 52 (2) EPÜ nicht mehr angewendet!

Ein „weiterer technischer Effekt“ wird der Beurteilung des Patentierungsausschlusses nach Artikel 52 (2) EPÜ also nicht mehr verlangt.

Eine Vorrichtung zur Ausführung einer nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ 1973 als solche von der Patentierung ausgeschlossenen Tätigkeit fällt selbst nicht unter das Patentierungsverbot. Insbesondere ist ein Anspruch auf einen Computer, auf dem ein Programm installiert ist, nach Art. 52 (2) EPÜ 1973 auch dann nicht von der Patentierung ausgeschlossen, wenn dies für das Programm selbst der Fall ist, d. h., wenn die Ausführung des Programms keinen „weiteren technischen Effekt“ [→ Beitragsansatz] hervorruft.⁴⁾

Diese Schlussfolgerung gilt jedoch nicht für Verfahren, bei denen technische Mittel zum Einsatz kommen.⁵⁾).

In einer Reihe von Entscheidungen haben sich die Beschwerdekammern (und insbesondere die Kammer 3.5.01) mit dieser Folge der Abkehr vom Beitragsansatz auseinandergesetzt. Zuerst wurde in T 931/95, Pension Benefit Systems (ABl. EPA 2001, 441) entschieden, dass eine Vorrichtung zur Ausführung einer Tätigkeit, die als solche durch Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei, ihrerseits nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sei (Leitsatz III). Insbesondere sei ein Anspruch auf einen Computer, in den ein Programm geladen wurde, nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn das Programm selbst ausgeschlossen wäre, d. h. wenn das Programm bei der Ausführung keinen „weiteren technischen Effekt“ hervorruft. Auf Verfahren, die technische Mittel verwenden, wurde diese Logik allerdings nicht ausgedehnt (Leitsatz II). Im Hinblick auf Verfahren wurde diese Auffassung durch T 258/03, Hitachi explizit insoweit verworfen (Leitsatz I), als man darin zu dem Schluss kam, dass ein Anspruch, der technische Mittel umfasst, nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei (Nrn. 3 und 4 der Entscheidungsgründe), und da ein Anspruch für ein Verfahren zum Betrieb eines Computers einen Computer umfasse, könne er nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sein. Keine dieser Entscheidungen befasste sich jedoch mit der Frage, ob ein Anspruch für ein Programm auf einem computerlesbaren Medium unter das Patentierungsverbot fällt. In T 424/03, Microsoft wurde die Begründung aus T 258/03 schließlich dahin gehend ausgeweitet, dass ein Anspruch für ein Programm (im betreffenden Anspruch „durch Computer ausführbare Anweisungen“) auf einem computerlesbaren Medium ebenfalls zwingend dem Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) EPÜ entgeht (s. Orientierungssatz 2 und Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe: „Der Gegenstand des Anspruchs 5 hat technischen Charakter, weil er sich auf ein computerlesbares Medium bezieht, d. h. auf ein technisches Erzeugnis, das einen Datenträger umfasst (s. Entscheidung T 258/03 – Auktionsverfahren/Hitachi …)“). Diese Aussage ist ziemlich klar und steht bereits für sich als ausreichende Begründung dafür, dass der Anspruch nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ ausgeschlossen ist.⁶⁾

In der Entscheidung T 424/03 wurde darüber hinaus festgestellt (ebenfalls in Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe), dass das betreffende Programm bei seiner Ausführung das Potenzial zur Erzielung eines weiteren technischen Effekts habe und dadurch ebenfalls zum technischen Charakter des Anspruchsgegenstands beitrage. Dies war jedoch gar nicht erforderlich für die Schlussfolgerung, dass der beanspruchte Gegenstand nicht unter das Patentierungsverbot fiel, denn nach der Begründung in T 258/03 reichte die Beanspruchung beliebiger technischer Mittel aus, um das Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) EPÜ zu überwinden. Die Frage, ob das Programm selbst bei der Ausführung einen „weiteren technischen Effekt“ hervorrufe und damit ebenfalls als technisches Mittel bezeichnet werden könne, war nur für die Feststellung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung – parallel zu diesen Entscheidungen hatte die Kammer einen Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit entwickelt und dabei der Tatsache Rechnung getragen, dass einige Anspruchsmerkmale isoliert betrachtet unter die Ausschlussbestimmungen des Artikels 52 (2) EPÜ fallen könnten (Näheres dazu s. T 154/04, Duns, ABl. EPA 2008, 46). Wichtig bei diesem Ansatz ist, welche Merkmale zum technischen Charakter des Anspruchsgegenstands beitragen, denn nur diese werden bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt. In der Sache T 424/03 waren sowohl das computerlesbare Medium als auch das Programm selbst Merkmale, die dem Gegenstand eines bestimmten Anspruchs als Ganzem technischen Charakter verliehen, weshalb beide bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt wurden.⁷⁾

So war die Kammer letztlich zu einem Schluss gelangt, der klar im Widerspruch zu der Position (bzw. einer der Positionen) der Entscheidung T 1173/97 stand. In T 1173/97 hieß es: „Darüber hinaus ist die Kammer der Ansicht, dass es im Hinblick auf das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ keinen Unterschied macht, ob ein Computerprogramm allein beansprucht wird oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger …“ (Nr. 13 der Entscheidungsgründe), während in T 424/03 festgestellt wurde: „Der Gegenstand des Anspruchs 5 hat technischen Charakter, weil er sich auf ein computerlesbares Medium bezieht, d. h. auf ein technisches Erzeugnis, das einen Datenträger umfasst (s. Entscheidung T 258/03 – Auktionsverfahren/Hitachi …)“ (Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).⁸⁾

→ Beitragsansatz
→ Technischer Beitrag

Art. 52 (2) EPÜ → Nicht patentierbare Erfindungen