→ Verletzergewinn (Patentrecht)
→ Verletzergewinn (Urheberrecht)
→ Schadensberechung nach Art der Herausgabe des Verletzergewinns (Wettbewerbsrecht)
→ Herausgabe von weitergehendem Gewinn
→ Berechnung des Verletzergewinns

Der Kläger kann die Herausgabe des Verletzergewinns insoweit verlangen, als dieser auf der Rechtsverletzung beruht.¹⁾

Der herauszugebende Gewinn muss aus der Schutzrechtsverletzung gezogen worden sein. Jeder ursächliche Zusam-menhang zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erlangten Gewinn reicht grundsätzlich aus.²⁾

Dagegen ist der Gewinn nicht herauszugeben, soweit ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Verletzungshandlung und dem vom Verletzer erzielten Gewinn ganz oder teilweise fehlt.³⁾

Der Markeninhaber kann seinen durch eine Markenverletzung entstandenen Schaden nach den Grundsätzen der Herausgabe des Verletzergewinns berechnen, auch wenn er seine Marke selbst nicht kommerziell vermarktet.⁴⁾

Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens, sondern zielt in anderer Weise auf einen billigen Ausgleich des Vermögensnachteils, den der verletzte Rechtsinhaber erlitten hat.⁵⁾

Es wäre unbillig, dem Verletzer einen Gewinn zu belassen, der auf der unbefugten Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts beruht. Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient zudem der Sanktionierung des schädi-genden Verhaltens und auf diese Weise der Prävention gegen eine Verletzung der besonders schutzbedürftigen Immaterialgüterrechte.⁶⁾

Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens, sondern zielt in anderer Weise auf einen billigen Ausgleich des Vermögensnachteils, den der verletzte Rechtsinhaber erlitten hat⁷⁾.

Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit soll der Verletzte auch schon bei fahrlässigem Verhalten wie der Geschäftsherr bei der angemaßten Geschäftsführung nach § 687 Abs. 2 BGB gestellt werden.⁸⁾

Um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, wird dabei fingiert, dass der Verletzte ohne die Rechtsverletzung unter Ausnutzung der ihm ausschließlich zugewiesenen Rechtsposition in gleicher Weise Gewinn erzielt hätte wie der Verletzer.⁹⁾

Es liegt in der Natur der Immaterialgüterrechte, daß im Einzelfall kaum feststellbar und beweisbar ist, welcher Gewinn dem Rechtsinhaber dadurch entgangen ist, daß der Verletzer in das ihm zugewiesene Ausschließlichkeitsrecht eingegriffen und damit seine eigenen Möglichkeiten zur Auswertung des Rechts geschmälert hat. Es wäre jedoch unbillig, dem Verletzer einen Gewinn, der auf der unbefugten Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts beruht, zu belassen¹⁰⁾.

Der Verletzergewinn ist nach der gesetzlichen Regelung in voller Höhe herauszugeben, ohne daß der Verletzer geltend machen könnte, der Verletzte hätte den Gewinn, der durch die unbefugte Benutzung seines Schutzrechts erzielt worden ist, selbst nicht erreichen können.¹¹⁾

Die Zuerkennung eines Anspruchs auf Schadensersatz in Form der Herausgabe des Verletzergewinns beruht gerade auf dem Gedanken, daß der Verletzer so behandelt werden soll, als habe er bei der Nutzung des Schutzrechts als Geschäftsführer ohne Auftrag gehandelt. Dem steht nicht entgegen, daß der Verletzergewinn nach § 14a Abs. 1 Satz 2 GeschmMG („durch die Nachbildung oder deren Verbreitung“) nur insoweit herauszugeben ist, als er auf der Rechtsverletzung beruht¹²⁾. Durch diese gesetzliche Regelung soll nicht den Vertriebsleistungen des Verletzers Rechnung getragen werden, sondern gegebenenfalls der Umstand Berücksichtigung finden, daß das unter Verletzung des Schutzrechts hergestellte Erzeugnis keine identische Nachbildung des geschützten Gegenstands darstellt oder sonst besondere Eigenschaften aufweist, die für den erzielten Erlös von Bedeutung sind.¹³⁾

Schadenersatzrelevant ist zunächst derjenige Umsatz (und Gewinn) den der Verletzer im Rahmen seines Geschäftsbetriebes mit dem geschützten Gegenstand als solchem erzielt. Damit ist der mögliche Umfang der Schadenersatzpflicht jedoch noch nicht abgesteckt.¹⁴⁾

Bei Kennzeichenrechtsverletzungen kommt häufig eine Herausgabe des gesamten mit dem widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstand erzielten Gewinns nicht in Betracht, weil der geschäftliche Erfolg in vielen Fällen nicht ausschließlich oder noch nicht einmal überwiegend auf der Verwendung des fremden Kennzeichens beruht.¹⁵⁾

Berechnet der Markeninhaber den durch eine Verletzung seiner Marke entstandenen Schaden nach dem vom Verletzer erzielten Gewinn, besteht der Schaden nur in dem Anteil des Gewinns, der gerade auf der Benutzung seines Schutzrechts beruht. Kennzeichnet der Verletzer seine Waren zugleich mit seiner Marke, kann in einem solchen Fall der Mindestschaden in Form einer Quote des Verletzergewinns nach § 287 ZPO geschätzt werden.¹⁶⁾

Auch bei einer identischen Nachbildung ist im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz zu berücksichtigen, dass für die Entscheidung zum Kauf eines technischen Gegenstandes wie des Steckverbindergehäuses weniger die Gestaltung als vielmehr die technische Funktionalität entscheidend ist, für die die Klägerin keinen Schutz in Anspruch nehmen kann.¹⁷⁾

Art und Umfang der Auskunftspflicht sind im Einzelfall nach den durch Treu und Glauben gebotenen Maßstäben abzugrenzen, insbesondere auch danach, ob die geforderte Auskunft in einem sinnvollen Verhältnis zu dem Wert stehen, die sie für die Schätzung des geltend gemachten Schadens hat¹⁸⁾

Der Umstand, dass nicht der gesamte mit dem Absatz der widerrechtlich gekennzeichneten Ware erzielte Gewinn herausverlangt werden kann, hat Auswirkungen auch auf den Umfang des Auskunftsanspruchs. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verletzer regelmäßig ein Interesse hat, seine Kalkulation und seine Gewinnspanne gegenüber dem Mitbewerber geheim zu halten. Zwar muss dieses Interesse grundsätzlich zurückstehen, wenn der Verletzte auf die Angaben angewiesen ist, um seinen Schaden zu berechnen. Kommt aber ohnehin nur eine grobe Schätzung in Betracht, ist dem Verletzer eine Offenbarung von Geschäftsinterna meist nicht zuzumuten, da diese Schätzung auch auf der Grundlage der Umsätze und gegebenenfalls grob ermittelter Gewinne erfolgen kann.¹⁹⁾

Kommt für die Ermittlung des Schadens eine Schätzung in Betracht, ist der Verletzer nicht verpflichtet, über Einzelheiten seiner Kalkulation Auskunft zu erteilen, da die Schätzung auch auf der Grundlage der Umsätze und gegebe-nenfalls grob ermittelter Gewinne erfolgen kann.²⁰⁾

Der Umstand, dass in Kennzeichenstreitsachen über den Verletzergewinn häufig keine detaillierten Angaben gemacht zu werden brauchen, bedeutet allerdings nicht, dass eine Anwendung der Grundsätze der Gemeinkostenanteil-Entscheidung (BGHZ 145, 366) im Kennzeichenrecht ausgeschlossen wäre. Zum einen kann auch im Fall einer Verletzung von Kennzeichenrechten der erzielte Gewinn – etwa bei der Benutzung einer Prestigemarke oder einer dreidimensionale Marke – fast ausschließlich auf der Verwendung des fremden Kennzeichens beruhen²¹⁾. Zum anderen kann der Verletzer gegenüber einer – aus seiner Sicht ungünstigen – Schätzung einwen-den, keinen oder einen deutlich niedrigeren Gewinn mit den widerrechtlich ge-kennzeichneten Gegenständen erzielt zu haben. In diesem Fall muss aber der Verletzer von sich aus die Einzelheiten seiner Kalkulation offen legen, damit die Richtigkeit seines Einwands überprüft werden kann. Bei dieser Überprüfung ist von den Grundsätzen der Gemeinkostenanteil-Entscheidung auszugehen.²²⁾

Bis zum BGH-Urteil über die Berechnung des Verletzergewinns nach Schutzrechtsverstoß (BGH GRUR 2001/329 'Gemeinkostenanteil') war diese Methode der Schadensermittlung uninteressant, da dem Verletzer die Möglichkeit gegeben war, seinen Gewinn aus der Verletzung durch Ansatz von Gemeinkosten schlechtzurechnen. Das Urteil (I ZR 246/98) vom 2.11.2000 bezieht sich zwar auf eine Geschmacksmusterverletzung, in seinen Grundsätzen vermutlich jedoch für den gesamten Gewerblichen Rechtsschutz von Bedeutung.

Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens, sondern zielt in anderer Weise auf einen billigen Ausgleich des Vermögensanteils, den der verletzte Rechtsinhaber erlitten hat. Der Verletzer muss sich letztlich so behandeln lassen, als habe er das Schutzrecht als Geschäftsführer ohne Auftrag benutzt. Es gelten somit die Vorschriften für die angemaßte Geschäftsführung nach § 687 II BGB analog mit der Fiktion, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte. Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient dabei auch der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens und auf diese Weise auch der Prävention gegen eine Verletzung der besonders schutzbedürftigen Immaterialgüterrechte.

Der Verletzergewinn ist nach der gesetzlichen Regelung in voller Höhe herauszugeben. Gemeinkosten sind davon nun nicht mehr abzuziehen, da sie zwar Voraussetzung der Leistungserstellung und damit der Herstellung und des Vertriebs der schutzrechtsverletzenden Gegenstände sind, einer solchen Produktion jedoch nicht mehr unmittelbar zugerechnet werden können, d.h. davon verursacht sind. Entsprechend werden auch auf Seiten des Verletzten die Fixkosten durch die Verletzungshandlung nicht geringer. Bei Fixkosten besteht dementsprechend die Vermutung, dass sie ohnehin angefallen wären. Falls und soweit Fixkosten und variable Gemeinkosten ausnahmsweise den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugerechnet werden können, sind diese allerdings bei der Ermittlung des Verletzergewinns von den Erlösen abzuziehen. Die Darlegungs- und Beweislast liegt beim Verletzer.

⇒ Der über den Verletzergewinn bestimmte Schadensersatz kann nach dieser Entscheidung nun ein Vielfaches des nach der Lizenzanalogie Bestimmten ausmachen.

Unmittelbare Zurechnungskosten:

• Materialkosten

• Personalkosten soweit Einstellungen speziell für die Produktion und Vertrieb des Verletzungsgegenstands vorgenommen wurden; Einsatz des Standardpersonals ist nicht abzugsfähig

• Anlagenkosten: falls gemietet: ja, falls im Eigentum: nein, da Fixkosten

Andere Verhältnisse ergeben sich bei einem abtrennbaren Betriebsteil, der ausschließlich für die Herstellung des Verletzungsgegenstands verwendet wird; die Abgrenzung ist jedoch in der Praxis sehr schwierig.

Zu den vorangegangenen Entscheidungen:

GRUR 1993/55 'Tschibo/Rolex' und GRUR 1962/509 'Diarähmchen II': Der Verletzergewinn ist nur insoweit herauszugeben, als er auf der Verletzungshandlung beruht. Dies wird auch in der Gemeinkostenentscheidung bestätigt.

• der Verletzergewinn wird nur anteilig zugesprochen (Tschibo/Rolex: Bei Uhren für DM 2,50 glaubt niemand eine echte Rolex zu erhalten)

• auf den Gewinn aus dem Hauptartikel kann zurückgegriffen werden soweit dieser Gewinn auf die Werbewirksamkeit des beigelegten Verletzungsgegenstands zurückzuführen ist (Diarähmchen II)

• Kausalität zwischen Verletzergewinn und Verletzung ist erforderlich. Der BGH schränkt dies in der Gemeinkostenentscheidung insoweit ein, als dass den besonderen Vertriebsleistungen des Verletzers nicht Rechnung zu tragen ist, d.h. das Argument, der Verletzte hätte den Gewinn niemals erzielen können zieht nicht.

Auch das Schrifttum hat zu einem wesentlichen Teil die in der „DiaRähmchen II“- Entscheidung des Bundesgerichtshofes gemachten Ausführungen dazu, dass der Verletzergewinn gerade durch die Patentverletzung erzielt sein müsse, geteilt. So heißt es beispielsweise bei Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl. 1993, § 139 PatG Rdn. 73, dass der Gewinn, dessen Herausgabe der Patentinhaber fordere, in ursäch- lichem Zusammenhang zur Benutzung des Patents stehen müsse; er müsse gera- de „durch die rechtwidrige Benutzung des fremden Patents erzielt“ sein. - An dieser Auffassung halten Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, § 139 Rdn. 163 ff auch nach der für das Geschmacksmusterrecht ergangenen Entscheidung „Gemeinkostenanteil“ fest.²³⁾

An diesen, für das Patentrecht und – wie dargetan - auch für das Wettbewerbsrecht geltenden Grundsätzen hat die für das Geschmacksmusterrecht ergangene Entscheidung des I. Zivilsenats „Gemeinkostenanteil“ (BGHZ 145, 366 ff = GRUR 2001, 329 ff) nichts geändert. Im Gegenteil wird in dieser Entscheidung unter Hinweis auf frühere Rechtsprechung betont, der Verletzergewinn sei nur insoweit herauszugeben, als er auf der Rechtsverletzung beruhe.²⁴⁾

Dass auch im Schrifttum und in der Rechtsprechung die „Gemeinkostenanteil“- Entscheidung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofes nicht dahin verstanden worden ist, bei Verletzung von gewerblichen Schutzrechten könne Herausgabe des Verletzergewinns unabhängig davon verlangt werden, ob die Verletzung ursächlich für den Gewinn ist, zeigen neben der bereits zitierten Kommentierung von Busse/Keukenschrijver für das Patentrecht die Kommentierungen in Baum-bach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl. 2004, § 9 Rdn. 145 und Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2 Aufl., Vorbemerkungen zu §§ 14 -19 Rdn. 114 sowie auch das Urteil des OLG Frankfurt, GRUR-RR- 2003, 274 – 279, dessen erster Leitsatz unter Berücksichtigung der Entscheidung „Gemeinkostenanteil“ dahin geht, dass bei einem Markenrechtsverstoss grundsätzlich kein Anspruch auf Her-ausgabe des gesamten Verletzergewinns aus dem Vertrieb der mit der Marke gekennzeichneten Ware bestehe, sondern nur der Gewinnanteil zu ersetzen sei, den der Verletzer gerade auf Grund der widerrechtlichen Kennzeichnung erlangt habe.

Das Gesetz enthält deshalb mit dem Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns aus § 14a Abs. 1 Satz 2 GeschmMG eine Regelung, nach der sich der Verletzer letztlich so behandeln lassen muß, als habe er das Geschmacksmusterrecht als Geschäftsführer ohne Auftrag benutzt²⁵⁾.

Wegen der besonderen Verletzlichkeit und Schutzbedürftigkeit des Geschmacksmusterrechts als eines Immaterialgüterrechts wird der Verletzte auch schon bei fahrlässigem Handeln des Verletzers so gestellt wie der Geschäftsherr bei der sog. angemaßten Geschäftsführung nach § 687 Abs. 2 BGB ²⁶⁾. Es wird dabei, um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, fingiert, daß der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte²⁷⁾. Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient dabei auch der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens²⁸⁾ und auf diese Weise auch der Prävention gegen eine Verletzung der besonders schutzbedürftigen Immaterialgüterrechte.²⁹⁾

→ Schadensersatzanspruch