§ 140 (1) MarkenG → Kennzeichenstreitsachen
§ 140 (2) MarkenG → Markenstreitkammern

Nach § 140 Abs. 3 MarkenG (seit 14. Januar 2019: § 140 Abs. 4 MarkenG) [→ Kennzeichenstreitsachen] sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. Diese Vorschrift ist gemäß § 125e Abs. 5 MarkenG auf Verfahren vor den Unionsmarkengerichten entsprechend anzuwenden. Patentanwaltskosten sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO gegen den Kostenschuldner festzusetzen.¹⁾

Nach der Rechtsprechung des Senats ist hinsichtlich der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat.²⁾

Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten nach diesen Maßstäben setzt voraus, dass über die kennzeichenrechtlichen Ansprüche, für die die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt, entschieden worden und eine darauf bezogene Kostengrundentscheidung zugunsten des Klägers ergangen ist.³⁾

Gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG a.f. sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.⁴⁾

Für die außergerichtliche Rechtsverfolgung, insbesondere die Mitwirkung des Patentanwalts an einer markenrechtlichen Abmahnung, hat der Bundesgerichtshof demgegenüber ausgesprochen, dass eine analoge Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG aF nicht in Betracht kommt und die Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts daher nur erstattungsfähig sind, wenn diese Mitwirkung erforderlich war.⁵⁾

Es bestehen inzwischen allerdings erhebliche unionsrechtliche Zweifel, ob § 140 Abs. 3 MarkenG aF mit den unionsrechtlichen Regelungen der Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG [→ Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums] vereinbar ist.⁶⁾

Nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG [→ Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums] sehen die Mitgliedstaaten die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind. Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen fair und gerecht sein, außerdem dürfen sie nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich bringen. Nach Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. Nach Erwägungsgrund 17 der Richtlinie 2004/48/EG sollen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschließlich der Sonderaspekte jedes Rechts an geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen wird.⁷⁾

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG [→ Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums] dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht die vorsieht, dass die unterlegene Partei zur Tragung der Prozesskosten der obsiegenden Partei verurteilt wird, die dem Gericht, dem die Kostenentscheidung obliegt, die Möglichkeit einräumt, spezifische Merkmale der Rechtssache, mit der es befasst ist, zu berücksichtigen, und die ein System von Pauschaltarifen im Bereich der Kostenerstattung für den Beistand eines Anwalts beinhaltet, sofern diese Tarife gewährleisten, dass die von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten zumutbar sind, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG einer nationalen Regelung entgegensteht, die Pauschaltarife vorsieht, die aufgrund der darin enthaltenen zu niedrigen Höchstbeträge nicht gewährleisten, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird.⁸⁾

Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG [→ Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums] dahin auszulegen ist, dass er nationalen Rechtsvorschriften, die die Erstattung der Kosten für einen technischen Berater nur im Fall eines Fehlverhaltens der unterlegenen Partei vorsehen, entgegensteht, sofern diese Kosten unmittelbar und eng mit einer Klage zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums zusammenhängen.⁹⁾

Nach Auffassung des Gerichtshofs ist ein solcher Zusammenhang nicht gegeben bei Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher, die im Rahmen von Tätigkeiten anfallen, die u.a. darauf gerichtet sind, dass ein technischer Berater eine allgemeine Marktbeobachtung durchführt und etwaige Verletzungen eines Rechts des geistigen Eigentums aufspürt, die Verletzern zuzurechnen wären, die in diesem Stadium unbekannt sind. Soweit die Dienstleistungen eines technischen Beraters unabhängig von ihrer Art unerlässlich sind, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben zu können, fallen die Kosten im Zusammenhang mit dem Berater hingegen unter die „sonstigen Kosten“, die gemäß Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG von der unterlegenen Partei zu tragen sind.¹⁰⁾

Vor diesem Hintergrund erscheint zweifelhaft, ob es mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG [→ Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums] vereinbar ist, wenn § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 MarkenG aF) die Erstattung von Kosten eines Patentanwalts vorsieht, ohne dass die Notwendigkeit der Einschaltung des Patentanwalts zu prüfen ist.

Unionsrechtliche Zweifel bestehen zum einen, weil die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig war, entgegen Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG unnötig kostspielig sein könnte.¹¹⁾ Dies könnte etwa für einen Fall gelten, in dem die von der Patentanwältin vorgenommene Tätigkeit - etwa eine Markenrecherche - gleichermaßen von dem bereits beauftragten Rechtsanwalt hätte vorgenommen werden können, wenn es sich hierbei um einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz handelt. In einem solchen Fall hat der Bundesgerichtshof die - nicht von § 140 Abs. 3 MarkenG erfasste - Erstattungsfähigkeit für vorgerichtliche Kosten der patentanwaltlichen Mitwirkung verneint, weil sie nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war.¹²⁾

Auch mit Blick darauf, dass die Richtlinie 2004/48/EG ein hohes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt gewährleisten soll, weshalb die darin vorgesehenen Verfahren und Rechtsbehelfe abschreckend sein müssen (vgl. Erwägungsgrund 10 und Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie), erscheint es gerechtfertigt, übermäßige Kosten von der Erstattung auszuschließen, die darauf zurückzuführen sind, dass die obsiegende Partei und ihr Anwalt ungewöhnlich hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden.¹³⁾

Weitere Zweifel an der Übereinstimmung mit Unionsrecht bestehen, weil die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig war, nicht im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG angemessen sein könnte. Der Erstattung solcher Kosten könnte weiter der nach Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG erforderliche unmittelbare und enge Zusammenhang mit der Klage zur Durchsetzung eines Markenrechts fehlen.¹⁴⁾

Die Übereinstimmung mit Unionsrecht ist auch deshalb zweifelhaft, weil Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG es erfordert, dass das mit der Kostenentscheidung befasste Gericht bei der Bestimmung der in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe den spezifischen Merkmalen des Falles gebührend Rechnung trägt (vgl. EuGH, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 23 - United Video Properties). Die Erstattung von Patentanwaltskosten ohne Rücksicht darauf, ob die Einschaltung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war, trägt den spezifischen Merkmalen des jeweiligen Falles nicht hinreichend Rechnung.¹⁵⁾

Die Vorschrift gibt - in Ergänzung zu § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ZPO - lediglich einen prozessualen und keinen materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch.¹⁶⁾

Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind nach § 140 Abs. 3 MarkenG ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten. Es ist nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat.¹⁷⁾

Im Falle einer Klagehäufung von nichtkennzeichenrechtlichen und kennzeichenrechtlichen Streitgegenständen können Patentanwaltsgebühren nur aus dem Teilstreitwert erstattet werden, der auf die Kennzeichenstreitsache entfällt.¹⁸⁾

Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten setzt außerdem voraus, dass hinsichtlich der kennzeichenrechtlichen Ansprüche zugunsten desjenigen entschieden wird, der die Kostenerstattung beansprucht, und dieser Umstand in die Kostenentscheidung einfließt.¹⁹⁾

Allerdings wird die Ansicht vertreten, dass Patentanwaltskosten auch dann nach § 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsfähig sind, wenn die Klage auf nichtkennzeichenrechtlicher Grundlage Erfolg hat und über einen hilfsweise geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Anspruch nicht entschieden wird ²⁰⁾ oder wenn ein Anspruch nur auf nichtkennzeichenrechtlicher (wettbewerbsrechtlicher), nicht da gegen auf kennzeichenrechtlicher (markenrechtlicher) Grundlage besteht²¹⁾. Dieser Ansicht kann nicht zugestimmt werden. Ein solches Ergebnis liefe dem Grundsatz zuwider, dass zur Kostenerstattung nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO nur verpflichtet ist, wer mit seiner Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung keinen Erfolg gehabt hat. Eine Erstattung von Patentanwaltskosten nach § 140 Abs. 3 MarkenG kann danach nur beanspruchen, wer bezogen auf kennzeichenrechtliche Ansprüche im Rechtsstreit obsiegt hat.²²⁾

Werden in erster Linie nichtkennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: namensrechtliche Ansprüche) und hilfsweise kennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: markenrechtliche Ansprüche) geltend gemacht, können die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, nach § 104 ZPO in Verbindung mit § 140 Abs. 3 MarkenG gegen den Prozessgegner nur festgesetzt werden, wenn über die kennzeichenrechtlichen Hilfsansprüche eine gerichtliche Entscheidung mit einer entsprechenden Kostengrundentscheidung zugunsten desjenigen ergangen ist, der die Kostenfestsetzung beantragt.²³⁾

Die im Verfahren der einstweiligen Verfügung entstandenen Kosten sind nach der be-reits unmittelbar anwendbaren Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG ohne Prü-fung der Erforderlichkeit zu erstatten.²⁴⁾

Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB [→ Geschäftsführung ohne Auftrag] oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG [→ Schadensersatzanspruch] nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war.²⁵⁾

§ 677 BGB → Pflichten des Geschäftsführers
§ 683, 670 BGB → Ersatz von Aufwendungen

Der Schädiger hat nicht alle durch das Schadensereignis adäquat verursachten Rechtsverfolgungskosten des Geschädigten zu ersetzen, sondern nur solche Kosten, die aus der Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich waren.²⁶⁾

Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.²⁷⁾

Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen.²⁸⁾

Der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG läßt sich nicht die Wertung des Gesetzes entnehmen, dass die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeichenrechtlichen Angelegenheit ebenfalls ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten sind.²⁹⁾

Die Kosten, die durch die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind nur zu erstatten, soweit sie erforderlich waren. Dabei ist es Sache des Anspruchstellers, darzulegen und nachzuweisen, dass es erforderlich war, einen Rechtsanwalt mit der außergerichtlichen Rechtsverfolgung zu beauftragen. Es gibt keinen Grund dafür, die außergerichtlichen Patentanwaltskosten anders als die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu ersetzen. Insbesondere kann dies nicht damit begründet werden, dass auch die gerichtlichen Patentanwaltskosten unter leichteren Voraussetzungen als die gerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu erstatten sind. Die Kosten für die gerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts sind in Kennzeichenstreitsachen - wie die Kosten für die gerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts - stets zu erstatten. Sie sind immer zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Abgesehen davon, dass die Tätigkeit eines Rechtsanwalts im Gerichtsverfahren grundsätzlich stets als notwendig anzusehen ist, folgt die Notwendigkeit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts in einer Kennzeichenstreitsache auch daraus, dass für Kennzeichenstreitsachen die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig sind (§ 140 Abs. 1 MarkenG) und sich die Parteien vor den Landgerichten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (§ 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO).³⁰⁾

Die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind auch dann nicht ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu erstatten, wenn die Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in dieser Kennzeichenstreitsache als erforderlich anzusehen und daher zu ersetzen sind.³¹⁾

Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt nicht ohne Weiteres, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Patentanwalt mit dieser Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen.³²⁾

Der Gesetzgeber hat mit der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG zum Ausdruck gebracht, dass er von einer besonderen Sachkunde des Patentanwalts im Kennzeichenrecht ausgeht.³³⁾ Allein deswegen ist es aber nicht erforderlich, bei einer Markenverletzung mit der Abmahnung des Verletzers zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen.³⁴⁾

Bei Kennzeichenstreitsachen geht es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt einzuschalten. In Kennzeichenstreitsachen wird es vielmehr oft entbehrlich sein, zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. Es gibt zahlreiche Rechtsanwälte, die über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und in der Lage sind, Mandanten ohne Hinzuziehung eines Patentanwalts in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten. Insbesondere wird ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen.( (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II; m.V.a. LG Mannheim, Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 34; Fezer/Hirsch aaO Rn. 85; Tyra, WRP 2007, 1059, 1063; Günther/Pfaff, WRP 2010, 708, 710))

Unter diesen Umständen hat derjenige, der die Erstattung der Kosten eines Patentanwalts beansprucht, der bei der Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mitgewirkt hat, darzulegen und nachzuweisen, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Zur Beurteilung der Erforderlichkeit können, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, die Grundsätze herangezogen werden, nach denen zu beurteilen ist, ob die Beauftragung eines Patentanwalts in einer Wettbewerbssache im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war (vgl. dazu OLG Köln, GRUR-RR 2006, 350, 352; Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 29. Aufl., § 12 Rn. 2.121 mwN). Danach wird die Mitwirkung eines Patentanwalts regelmäßig nur dann als erforderlich anzusehen sein, wenn er Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.³⁵⁾

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar für die Prüfung der Erforderlichkeit einer anwaltlichen Tätigkeit auf die maßgebliche Sicht des Geschädigten abzustellen.³⁶⁾

Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden.³⁷⁾

ZPO → Kosten des Patentanwalts §§ 140 - 142 MarkenG (Teil 7) → Verfahren in Kennzeichenstreitsachen
MarkenG → Markengesetz
Markenrecht