Einem Eintragungsgesuch nach § 33 II S.2 MarkenG ist stattzugeben, es sei denn, daß absolute Eintragungshindernisse der Registrierung entgegenstünden.

• Graphische Darstellbarkeit
• Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1 MarkenG)
• Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben (§ 8 II Nr. 2 MarkenG)
• Freihaltebedürfnis an üblichen Bezeichnungen (§ 8 II Nr.3 MarkenG)
• Täuschungsgefahr
• Sittenwidrige Markenanmeldung (§ 8 II Nr. 5 MarkenG)

Beweislast: Die „Beweislast“ für das Vorliegen solcher Hindernisse trifft die Eintragungsbehörde, im Löschungsverfahren (zusätzlich) die Antragstellerin. Nur die positive Feststellung derartiger Hindernisse rechtfertigt die Versagung der Eintragung bzw. die Löschung. Bestehen Zweifel zum Vorliegen der Eintragungshindernisse zu einem der maßgeblichen Zeitpunkte, ist zugunsten der Anmelderin/Markeninhaberin zu entscheiden.¹⁾

Allgemeininteresse: Die Eintragungshindernisse sind grundsätzlich im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt.

Auffassung des BGH:

Grundsätzlich sind die Eintragungshindernisse nach § 8 (2) Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG voneinander unabhängig und gesondert zu prüfen, auch wenn sich ihre jeweiligen Anwendungsbereiche offensichtllich überschneiden.

auch: Das Interesse an einer generellen Freihaltung von Farben darf demgemäß - ungeachtet seiner Berücksichtigung bei der Prüfung des Eintragungshindernisses des § 8 II Nr. 2 MarkenG sowie bei der Bestimmung des Schutzumfangs einer eingetragenen Marke - im Rahmen der Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG keine Rolle spielen, weil dieses Kriterium bei der Beurteilung dieser Eintragungsvoraussetzung systemfremd ist (BGH, Beschluß vom 1. 3. 2001 - I ZB 57/98 - "Violett").

Völlig anderer Meinung der EUGH:

Eine Wortmarke, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, fehlt zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen. Einer Marke kann jedoch die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen als ihrem etwaigen beschreibenden Charakter fehlen (EuGH C-363/99 - Postkantoor; auch Biomild).

auch: Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer bestimmten Farbe als Marke ist das Allgemeininteresse zu berücksichtigen, das daran besteht, dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird (EuGH, Urteil vom 6. 5. 2003 - Rs. C-104/01 - Libertel).