→ Zeichenähnlichkeit
→ Markenusurpation
→ Abspaltung
Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit [→ Zeichenähnlichkeit] sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten [→ Gesamtbetrachtung] und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen.1)
Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft .2)
Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt.3)
Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt allerdings nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen.4)
Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.5)
Hinsichtlich der Systematik der Verwechslungslehre führen prägende Bestandteile nach herrschender Meinung zu einer unmittelbaren Zeichenverwechslung. Deswegen beschränkt sich die Anwendung der Prägetheorie im wesentlichen auf die klangliche Verwechslung, typischerweise mehrgliedrigen Wortmarken und Wort/Bildmarken. Bei Einwortmarken ist in der Regel die Prägetheorie nicht ohne weiteres anwendbar.6) Bei Einwortmarken ist deshalb zu prüfen, ob möglicherweise eine assoziative Verwechslungsgefahr besteht.
Einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kann auch dann eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn der Gesamteindruck der zusammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder geprägt wird.7)
Insbesondere wenn der Verkehr in dem weiteren Wortbestandteil eine Unternehmensbezeichnung sieht, kommt eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils in Betracht.8) → Markenusurpation
Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.9)
Da es für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils des prioritätsjüngeren komplexen Zeichens nicht darauf ankommt, ob dieser innerhalb des zusammengesetzten Zeichens eine dominierende oder prägende Bedeutung hat, muss das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere Zeichen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen.10)
Eine zusammengesetzte Marke wird durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle anderen Markenbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke daher nicht bestimmen, sondern dafür vernachlässigt werden können.11)
Prägenden Charakter [→ Prägetheorie] hat ein Zeichenelement, wenn die weiteren Bestandteile des mehrgliedrigen Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen, wobei auch beschreibende Zeichenbestandteile nicht von vorneherein aus der Betrachtung ausgeschlossen werden dürfen.12)
Die Feststellung, ob ein Bestandteil prägende Bedeutung hat, ist grundsätzlich nur anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen. Hat jedoch eine nur wenig unterscheidungskräftige Bezeichnung durch ihre (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten, wirkt sich dieser Wandel nicht nur auf die Kennzeichnungskraft des Zeichens selbst aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein stärkerer Herkunftshinweis entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet.13)
Wenn das mit der älteren Marke identische Zeichen in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, kann der von diesem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck die Verkehrskreise zu der Annahme veranlassen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. In diesem Fall ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen.14)
Ein Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens nimmt dagegen keine selbständig kennzeichnende Stellung ein, wenn dieser Bestandteil mit dem oder den anderen Bestandteilen des Zeichens in der Gesamtbetrachtung eine Einheit bildet, die einen anderen Sinn als diese Bestandteile einzeln betrachtet hat.15)
Die fraglichen Wortbestandteile müssen so hervortreten, daß der Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens durch diese geprägt werden, d.h. daß die anderen Bestandteile für den Gesamteindruck so weitgehend in den Hintergrund treten daß der hervortretende Bestandteil das Zeichen dominiert. Das ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil allein schon geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind.16)
Nach der klassischen Prägetheorie reicht es für eine Verwechslungsgefahr nicht aus, dass der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmt und es spielt keine Rolle, ob die übernommene Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten hat.17)
⇒ Ein kollisionsrechtlich selbstständiger Bestandteil der älteren Marke muß selbst schutzfähig sein.
⇒ Einem kollisionsrechtlich selbstständiger Bestandteil der jüngeren Marke muß eigene Kennzeichnungskraft zukommen.
⇒ Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil darf nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile in einer Weise zurücktreten, dass sie vernachlässigt werden können.
Verfügt ein Zeichen jedenfalls über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, führt die dadurch vermittelte Herkunftshinweisfunktion des mit ihm übereinstimmenden Bestandteils im angegriffenen Zeichen dazu, dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägt, wenn die weiteren Bestandteile rein beschreibend sind und deshalb in der Wahrnehmung durch den Verkehr in den Hintergrund treten. Denn der Verkehr versteht solche rein beschreibenden Angaben lediglich als Sachhinweise, wobei diese in der Wahrnehmung regelmäßig gegenüber kennzeichnenden weiteren Bestandteilen zurücktreten.18)
Außerdem neigt der Verkehr erfahrungsgemäß dazu, mehrteilige Bezeichnungen in einer ihre Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen.19)
Ohne Kennzeichnungskraft kann ein Wortelement keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken.20)
Der Umstand, dass ein mit einer älteren Marke identisches Zeichen in einer zusammengesetzten jüngeren Marke enthalten ist und vom Verkehr in diesem Zusammenhang als beschreibend verstanden wird, steht der Annahme nicht entgegen, dass dieses Zeichen die jüngere Marke prägt oder darin eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Ein Bestandteil, der nur eine schwache Kennzeichnungskraft besitzt, kann den Gesamteindruck einer zusammengesetzten Marke prägen oder innerhalb dieser Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen, da er sich durch seine Position im Zeichen oder durch seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und in sein Gedächtnis einprägen kann.21)
Der Anerkennung eines Wortbestandteils als dominierendes Element im Rahmen der Beurteilung der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen steht es nicht entgegen, wenn er als rein beschreibend anzusehen ist.22)
Es ist danach nicht ausgeschlossen, einem originär schwach kennzeichnungskräftigen Zeichen, bei dem zu unterstellen ist, dass dessen Kennzeichenkraft durch Warenumsatz und Werbeaufwendungen gesteigert ist, innerhalb eines Gesamtzeichens prägende Bedeutung zuzumessen.23)
Soweit der Senat in der Entscheidung „Culinaria/Villa Culinaria“ außerdem ausgeführt hat, es liege nahe, dass ein Bestandteil ein zusammengesetztes Zeichen präge, wenn dem Bestandteil im Gesamtzeichen gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt, kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass ein in ein Gesamtzeichen aufgenommenes Zeichen dieses stets prägt, wenn es über gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Es ist vielmehr das jeweils in Rede stehende Gesamtzeichen in den Blick zu nehmen und im Einzelfall zu prüfen, ob alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund treten.24)
Wird ein mit einer älteren Marke identisches Zeichen in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen, kann die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile eines jüngeren Zeichens berücksichtigt werden. Es kann jedoch nicht generell der Schluss gezogen werden, dass ein in ein Gesamtzeichen aufgenommenes Zeichen dieses stets prägt, wenn es infolge Benutzung über gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Es ist vielmehr das jeweils in Rede stehende Gesamtzeichen in den Blick zu nehmen und im Einzelfall zu prüfen, ob alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund treten.25)
Selbst wenn die übrigen Markenteile nicht in einer Weise zurücktreten, dass sie vernachlässigt werden können, kann nach Auffassung des BGH eine Prägung möglicherweise auch dann bejaht werden, wenn das ältere Zeichen eine erhöhte Kennzeichnungskraft hat: Stimmen einzelne Bestandteile von zwei sich gegenüberstehenden Zeichen überein, ist nach dem Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens zu beurteilen, ob dieser Bestandteil das Zeichen prägt. Besteht das Klagezeichen nur aus dem übereinstimmenden Teil, ist für die Frage, ob dieser Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, auch eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft des Klagezeichens zu berücksichtigen.26)
Die Prägung durch einen Bestandteil kann demnach auch darauf beruhen, dass dieser Bestandteil den Verkehr an ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen erinnert, das er deshalb in der anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt.27)
Bei der Beurteilung der Frage, ob der mit dem Klagekennzeichen übereinstimmende Bestandteil des angegriffenen Zeichens dieses prägt, ist eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft des Klagezeichens auch dann zu berücksichtigen, wenn dieses Zeichen allein aus dem übereinstimmenden Bestandteil besteht.28)
Der Umstand, dass ein Zeichen durch seine (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, wirkt sich nicht nur auf seine Kennzeichnungskraft aus, sondern hat zugleich zur Folge, dass der Verkehr dem Zeichen auch dann einen stärkeren Herkunftshinweis entnimmt, wenn er diesem nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet.29) Die Anwendung dieses Erfahrungssatzes kommt grundsätzlich auch in solchen Fällen in Betracht, in denen der mit dem Klagekennzeichen überein-stimmende Bestandteil von Haus aus ein beschreibender Begriff ist, der seine Kennzeichnungskraft erst aufgrund der Verkehrsgeltung dieses Zeichens er-langt hat. Es spricht nichts dafür, in einem solchen Fall den Wandel in der her-kunftshinweisenden Funktion auf das Klagekennzeichen zu beschränken. Wenn der Verkehr bei einer von Haus aus beschreibenden Bezeichnung aufgrund der durch Benutzung erworbenen Verkehrsgeltung daran gewöhnt ist, dass diese als Unternehmenskennzeichen oder als Marke benutzt wird, wird er auch dann von einer gewissen Herkunftsfunktion ausgehen, wenn er dem Zeichen in Kombination mit anderen Bestandteilen begegnet. Die herkunftshinweisende Funktion als Bestandteil eines anderen Zeichens hängt allerdings von der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens ab: Je geringer die Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens und damit sein Schutzumfang ist, desto geringer ist auch der Herkunftshinweis, den der Verkehr dem Zeichen als Bestandteil eines anderen Zeichens entnimmt.30)
Der Grundsatz, dass allein wegen der Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil keine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit angenommen werden kann, ist nicht ohne weiteres und einschränkungslos auf die Fallkonstellation übertragbar, dass der potentiell kollisionsbegründende schutzunfähige Bestandteil nicht in der Klage- oder Widerspruchsmarke, sondern in der angegriffenen Marke enthalten ist.31)
Ein schutzunfähiger Bestandteil einer angegriffenen Wort-Bild-Marke kann prägende und damit kollisionsbegründende Wirkung haben, wenn dieser Bestandteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt, aufgrund der besonderen graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrgenommen wird, weil weitere schutzfähige Bestandteile in der zusammengesetzten Marke fehlen.32)