Rechtserhaltende Benutzung

§ 26 (2) MarkenG → Fremdbenutzung
§ 26 (3) MarkenG → Benutzung einer Marke in abweichender Form
§ 26 (4) MarkenG → Rechtserhaltende Benutzung durch Ausfuhr
§ 26 (5) MarkenG → Verlängerung der Benutzungsschonfrist für die Dauer eines Widerspruchsverfahrens

§ 43 (1) S. 1 MarkenG → Nichtbenutzungseinrede

§ 49 (1) MarkenG → Verfall wegen Nichtbenutzung, Benutzungsschonfrist

§ 8 (2) Nr. 10 MarkenG → Bösgläubige Markenanmeldung

→ Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung
→ Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats setzt die rechtserhaltende Benutzung (Art. 10 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 MarkenRL, § 26 Abs. 1 MarkenG) voraus, dass die Marke für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.¹⁾

Der Benutzungszwang findet seine Rechtfertigung in dem Zweck der Marke, der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Herkunft zu dienen [→Herkunftsfunktion], und in dem Interesse der Allgemeinheit daran, die Zeichenrolle von unbenutzten Zeichen freizumachen, um andere Gewerbetreibende in die Lage zu versetzen, diese oder ähnliche Zeichen selbst zu benutzen oder für sich eintragen zu lassen.²⁾

Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG [→ Verfall wegen Nichtbenutzung] tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren [→ Benutzungsschonfrist] nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.³⁾ Maßgeblich ist danach der Zeitraum vom 27. August 1997 (Zeitpunkt der Eintragung der Marke) bis zum 30. Juni 2005 (Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz).⁴⁾

§ 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG → Verfall wegen Nichtbenutzung, Benutzungsschonfrist

Darauf, ob die Waren oder Dienstleistungen mit Gewinnerzielungsabsicht angeboten oder erbracht werden, kommt es dagegen nicht an.⁵⁾

Nicht ausreichend ist eine nur symbolische Benutzung, die allein zu dem Zweck erfolgt, das Markenrecht zu sichern.⁶⁾

Wird die Nichtbenutzungseinrede erhoben, so ist der Nachweis der rechtserhaltende Benutzung einer Marke Voraussetzung dafür, daß der Markeninhaber das Recht aus der Marke in einem Widerspruchs-, Löschungsverfahren oder Verletzungsverfahren erfolgreich geltend machen kann.

§ 43 (1) S. 1 MarkenG → Nichtbenutzungseinrede

Der Benutzungswille muss sich nicht auf eine Verwendung der Marke durch den Markeninhaber selbst beziehen. Dabei reicht die Absicht aus, die Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen.⁷⁾

§ 26 (2) MarkenG → Fremdbenutzung

Fehlt dem Markeninhaber ein genereller Benutzungswille, so kann eine Anmeldung als bösgläubig angesehen werden.⁸⁾

Das Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des Anmelders kann die Annahme nahelegen, er wolle die Marke zu dem Zweck verwenden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, in rechtsmissbräuchlicher Weise mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen [→ Bösgläubige Markenanmeldung].⁹⁾

§ 8 (2) Nr. 10 MarkenG → Bösgläubige Markenanmeldung

→ Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens

Eine rechtserhaltende Benutzung liegt danach nicht vor, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden.¹⁰⁾

Allerdings schließt nicht jede Verteilung als Werbegeschenk eine rechtserhaltende Benutzung aus. Aus einem solchen Verhalten kann sich im Einzelfall ergeben, dass der Markeninhaber damit einen Absatzmarkt erschließen möchte. Die Verteilung kann etwa zu dem Zweck erfolgen, zu ermitteln, ob für die Waren ein Publikumsinteresse besteht oder um den Verkehr an neue mit der Marke gekennzeichnete Produkte zu gewöhnen und Marktanteile zu gewinnen.¹¹⁾

Denkbar ist auch, dass mehrere Produkte beim Vertrieb zusammengefasst werden und die Zugabe zu einem Produkt der Erschließung oder Sicherung beider Absatzmärkte dient.¹²⁾

Nach § 26 Abs. 3 MarkenG [→ Benutzung einer Marke in abweichender Form] gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.¹³⁾

In Art. 19 Abs. 1 Satz 2 TRIPS werden als triftige Gründe für die Nichtbenutzung einer Marke Umstände anerkannt, die unabhängig vom Willen des Inhabers der Marke eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke bilden, wie z.B. Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Auflagen für durch die Marke geschützte Waren oder Dienstleistungen.¹⁴⁾

Als berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung sind in der Senatsrechtsprechung Umstände anerkannt, die der Markeninhaber nicht beeinflussen kann, wie

• Tatbestände höherer Gewalt¹⁵⁾ oder auch
• die Unmöglichkeit, mit der Marke gekennzeichnete Waren vor Abschluss eines vorgeschriebenen behördlichen Zulassungsverfahrens in den Verkehr zu bringen¹⁶⁾, sowie
• ein unberechtigtes Einfuhrverbot¹⁷⁾
• ein für einen vorübergehenden Zeitraum geltendes gesetzliches Werbeverbot¹⁸⁾.

Als berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung wäre beispielsweise bei Bekleidung ein Einfuhrstopp von Waren, wodurch es unmöglich ist, die mit der Marke versehene Ware in das Inland zu importieren.

Ob ein in den Fünfjahreszeitraum fallender vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ausreicht, um davon auszugehen, dass berechtigte Gründe i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG vorlagen, die Marke während des in § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestimmten Zeitraums nicht zu benutzen, ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.¹⁹⁾

Dagegen führt das Vorliegen eines nur vorübergehenden Hinderungsgrundes nicht dazu, dass der Lauf der Benutzungsschonfrist gehemmt wird.²⁰⁾ Eine Hemmung der Fristen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG ist im Markengesetz nicht ausdrücklich vorgesehen.²¹⁾

Jedenfalls solche Angriffe auf eine Marke, die außerhalb der Benutzungsschonfrist erfolgten, gehören aber zum Risiko des Markeninhabers und können die über die Benutzungsschonfrist hinausreichende Nichtbenutzung daher nicht rechtfertigen.²²⁾

Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nach § 26 MarkenG ist eine Rechtsfrage, die einem Geständnis im Sinne des § 288 ZPO nicht zugänglich ist.²³⁾

Wird eine Marke nur für einen Teil der Waren unter einem weiten Oberbegriff des Verzeichnisses rechtserhaltend benutzt, so findet im Widerspruchsverfahren die erweiterte Minimallösung Anwendung. Bei der Löschung wegen Verfall ist deren Anwendung aber umstritten. Eine Gleichbehandlung des Markeninhabers im Kollisionsverfahren und im Löschungsverfahren ist nicht zwingend.

→ Erweiterte Minimallösung

Eine Benutzung nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ist in der Regel unbeachtlich.

Ausnahme: Im Widerspruchsverfahren ist mangels einer diesbezüglichen Regelung in § 43 MarkenG auch eine Nachbenutzung zu beachten. Dem Inhaber der jüngeren Marke bleibt in diesem Fall nur der Weg über eine Löschungsklage, bei der die Nachbenutzung nicht berücksichtigt wird.

Die Gemeinschaftsmarkenverordung und der Europäische Gerichtshoft stellen an die Entkräftung der Einrede mangelnder Benutzung höhere Anforderungen als das nationale Markenrecht. Es ist die ernsthafte Benutzung nachzuweisen.

→ Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung

Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende Zweitmarke -, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden.²⁴⁾

Durch die in § 26 Abs. 1 MarkenG vorgesehene Regelung über die Nichtbenutzung wird Art. 10 Abs. 1 MarkenRL umgesetzt, der seinerseits Art. 5 C Abs. 1 PVÜ Rechnung trägt. Nach dieser Vorschrift der PVÜ darf eine dem Benutzungszwang unterliegende eingetragene Marke nach Ablauf einer angemessenen Frist nur für ungültig erklärt werden, wenn der Beteiligte seine Untätigkeit nicht rechtfertigt.²⁵⁾

• Benutzungszwang
• Ernsthafte Benutzung
• Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung
• Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung
• Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung
• Nichtbenutzungseinrede
• Verfall wegen Nichtbenutzung
• Ausschluss von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung
• Zwischenrechte
• Benutzung einer Marke in abweichender Form
• Erweiterte Minimallösung