Ein von einer Partei vorgelegtes Privatgutachten ist Parteivortrag und somit auch im Patentnichtigkeitsverfahren nur ausnahmsweise erstattungsfähig, wenn mangels eigener Sachkunde die Partei nur mit Hilfe des Privatgutachters ihrer Darlegungs- und Beweisführungslast genügen kann.¹⁾

Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO (→ Prozesskosten) in Verbindung mit § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG hat die unterliegende Partei dem Gegner erwachsene Kosten nur insoweit zu erstatten, als sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Anzusetzen sind daher nur Kosten für solche Handlungen, die zur Zeit ihrer Vornahme zu diesem Zweck objektiv erforderlich und geeignet erscheinen (vgl. Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, § 91 Rn. 9).

Maßstab ist, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt als sachdienlich ansehen durfte. ²⁾)

Bei der Erstattungsfähigkeit von Kosten eines Privatsachverständigen im Nichtigkeitsberufungsverfahren ist auch dann der allgemein strenge Maßstab anzuwenden, wenn der Bundesgerichtshof bei einer vor dem 1.10.2009 erhobenen Klage im Berufungsverfahren von der Beauftragung eines gerichtlichen Sachverständigen abgesehen hat.³⁾

Die Vorlage eines Privatgutachtens in zweiter Instanz stellt nicht notwendigerweise neues Vorbringen dar. Der auf das Gutachten gestützte Parteivortrag ist nicht neu, wenn durch die Ausführungen des Gutachters Vorbringen aus der ersten Instanz zusätzlich konkretisiert, verdeutlicht oder erläutert wird.⁴⁾

Gemäß § 91 Abs. 1 ZPO kann die obsiegende Partei die Kosten erstattet verlangen, die zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig waren. Ein Privatgutachten ist in diesem Sinne in einem Hauptsacheverfahren notwendig, wenn die Rechtsverteidigung nur mit seiner Hilfe erfolgen kann. Das kommt in Patentverletzungsverfahren insbesondere dann in Betracht, wenn es um komplexe technische Gegenstände und Sachverhalte geht, zu denen sachgerecht vorzutragen, die Partei aufgrund unzureichender eigener Sachkenntnisse nicht in der Lage ist.⁵⁾

§ 91 ZPO → Prozesskosten