Im Einspruchsverfahren scheidet die Beseitigung einer unzulässigen Erweiterung durch schlichte Streichung des erweiternden Merkmals im allgemeinen aus. Die Erweiterung kann nur beseitigt werden, indem in das Patent ein Hinweis (Disclaimer) aufgenommen wird, dass das nicht offenbarte Merkmal eine unzulässige Erweiterung darstellt, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.¹⁾

Auch ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal, das im Lauf des Erteilungsverfahrens in den Patentanspruch aufgenommen worden ist, kann im Einspruchsverfahren nicht wieder gestrichen werden, wenn diese Streichung zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führen würde. Die Disclaimer-Lösung findet in diesem Fall Anwendung.²⁾

Der Prüfung auf Patentfähigkeit ist in diesem Fall die im Patentanspruch enthaltene, ursprünglich offenbarte Unterkombination zugrundezulegen.

Ist ein Teilmerkmal in einem Patentanspruch ursprünglich nicht offenbart und nimmt der Patentinhaber diesbezüglich eine Erklärung in die Patentbeschreibung auf, dass aus diesem Merkmal keine Rechte hergeleitet werden, so bleibt dieses Merkmal bei der Beurteilung des Patentgegenstands hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit außer Betracht.³⁾

Der Patentinhaber ist aber insofern schlechter gestellt, als eine potentielle Verletzungsform auch das ursprünglich nicht offenbarte Merkmal enthalten muß, um in den Schutzbereich des Anspruchs zu fallen.

Es dient der Rechtssicherheit, wenn der Disclaimer erläutert, in welchem Zusammenhang das ursprünglich nicht offenbarte Merkmal mit anderen Merkmalen steht, die ursprünglich offenbart sind, so dass deutlich wird, in welchem Umfang das Patent durch die Aufnahme des Disclaimers beschränkt wird. Dies kann auch durch die Erläuterung des Bedeutungsinhalts des ursprünglich nicht offenbarten Merkmals erfolgen („Semantischer Disclaimer“).⁴⁾

• Disclaimer
• Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs