Damit der älteren Marke der erweiterte Schutz gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gewährt werden kann, müssen mehrere Voraussetzungen vorliegen.¹⁾

• Erstens muss die angeblich bekannte ältere Marke eingetragen sein.
• Zweitens muss sie mit der angemeldeten Marke identisch oder ihr ähnlich sein.
• Drittens muss sie im Fall einer älteren Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft und im Fall einer älteren nationalen Marke in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt sein.
• Viertens muss die Benutzung der angemeldeten Marke dazu führen, dass zumindest eine der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: i) die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke wurde in unlauterer Weise ausgenutzt, oder ii) die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke wurde beeinträchtigt. Schließlich muss diese Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund erfolgt sein.

Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 definiert den Begriff der Bekanntheit nicht. Jedoch ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Auslegung von Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), dessen Regelungsgehalt mit dem des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im Wesentlichen identisch ist, dass eine nationale ältere Marke einem bedeutenden Teil des von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochenen Publikums bekannt sein muss, um die Voraussetzung der Bekanntheit zu erfüllen.²⁾

Bei der Prüfung dieser Voraussetzung sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (Urteil General Motors, Randnrn. 26 und 27). Der Gerichtshof hat im Urteil General Motors ausgeführt, dass weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie verlangt werden könne, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des angesprochenen Publikums bekannt sei (Randnr. 25) und dass diese Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des betreffenden Gebiets vorliege (Randnr. 28). Zwei Urteile des Gerichts ziehen ausdrücklich ³⁾ oder implizit⁴⁾ die vom Gerichtshof im Urteil General Motors aufgestellten Kriterien heran.⁵⁾

Unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke sind alle Fälle zu fassen, in denen eine berühmte Marke eindeutig parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen⁶⁾

Je höher die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind, desto eher wird insoweit eine Beeinträchtigung vorliegen.⁷⁾

Es muss nicht nachgewiesen werden, dass eine tatsächliche und gegenwärtige Beeinträchtigung einer älteren Marke vorliegt. Die Beschwerdekammer muss lediglich über Gesichtspunkte verfügen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung geschlossen werden kann.⁸⁾

• Relative Eintragungshindernisse