§ 23 MarkenG regelt die Einschränkung des Rechts des Inhabers einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung einem Dritten die Benutzung auf verschiedene Arten im geschäftliche Verkehr zu untersagen. Denn die Benutzung kann gemäß dieser Vorschrift nur bei den vorliegenden Umständen untersagt werden, wenn die Benutzung gegen die guten Sitten verstößt, da die Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben im geschäftlichen Verkehr in diesen Grenzen möglich sein muss.
Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr
sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.
Eine Verwendung der Bezeichnung in hervorgehobener Weise (blickfangmäßige Herausstellung), die für den Beklagten weder unentbehrlich noch durch ein überwiegendes Interesse gerechtfertigt ist, unterfällt aber nicht der Beschränkung des § 23 Nr. 2 MarkenG.1)
Die Benutzung einer Ware durch einen Dritten, der nicht deren Inhaber ist, ist als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten.2))
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c MarkenRL unterscheidet bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Benutzung der Marke nicht zwischen den möglichen Bestimmungen der Waren, und die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit der Benutzung der Marke, insbesondere was Zubehör oder Ersatzteile angeht, unterscheiden sich daher nicht von den Kriterien, die für andere Arten möglicher Bestimmungen der Waren gelten. Das Tatbestandsmerkmal der „anständigen Gepflogenheiten“ im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104 der Sache nach der Pflicht entspricht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln.3))
Die Benutzung der Marke entspricht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel insbesondere dann nicht, wenn
Der Umstand, dass ein Dritter die Marke, deren Inhaber er nicht ist, benutzt, um auf die Bestimmung der von ihm vertriebenen Ware hinzuweisen, bedeutet nicht notwendigerweise, dass er diese als eine Ware mit gleicher Qualität oder mit Eigenschaften darstellt, die denjenigen der Waren mit dieser Marke gleichwertig sind. Eine derartige Darstellung hängt vom Sachverhalt des Einzelfalls ab, und es ist Sache des vorlegenden Gerichts, nach den Umständen des Ausgangsverfahrens zu beurteilen, ob sie gegebenenfalls vorliegt.5))
Die Möglichkeit, dass die von dem Dritten vertriebene Ware so dargestellt wird, als sei sie von gleicher Qualität oder als weise sie Eigenschaften auf, die denjenigen der Ware mit der benutzten Marke gleichwertig seien, stellt einen Gesichtspunkt dar, den das vorlegende Gericht zu berücksichtigen hat, wenn es prüft, ob diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.6))
Vertreibt ein Dritter, der eine Marke benutzt, deren Inhaber er nicht ist, nicht nur ein Ersatzteil oder Zubehör, sondern auch die Ware selbst, mit der das Ersatzteil oder Zubehör verwendet werden soll, so fällt eine solche Benutzung in den Anwendungsbereich des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104, sofern sie notwendig ist, um auf die Bestimmung der von dem Dritten vertriebenen Ware hinzuweisen, und den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.7))
Der Vorschrift des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie und der entsprechenden Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG, die lediglich im Hinblick auf den Grundsatz des freien Warenverkehrs Beschränkungen in der Ausübung der Rechte aus eingetragenen Marken enthalten, kommt für die Prüfung absoluter Schutzhindernisse im Marken-Eintragungsverfahren nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keine ent-scheidungserhebliche Bedeutung zu.8)
Mit der Vorschrift des § 23 MarkenG wurde die Regelung des Art. 6 MarkenRL in nationales Recht umgesetzt, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben, sondern die Beschränkung der Wirkungen der eingetragenen Marke betrifft.9)
Die Richtlinie sieht nach ihrer Systematik eine der Eintragung vorgeschaltete Beurteilung der Schutzfähigkeit vor. Diese Aufgabe ist der zuständigen Eintragungsbehörde vorbehalten und nicht den Gerichten, die im Einzelfall die Ausübung der Rechte aus der Marke zu gewährleisten haben. Ergibt die Prüfung des Zeichens einen beschreibenden Aussagegehalt, so ist das Zeichen im Interesse der Mitbewerber zum ungehinderten Gebrauch freizuhalten. Denn es ist aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden.10)