Eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr ist in § 44 Abs. 3 Satz 3 PatG in Verbindung mit § 43 Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 PatG nur für den Fall vorgesehen, dass die Gebühr für einen Prüfungsantrag gezahlt wurde, der wegen eines bereits zuvor eingereichten Prüfungsantrags als nicht gestellt gilt. Diese Regelung findet entsprechende Anwendung, wenn die Gebühr für einen Prüfungsantrag entrichtet wurde, der aus anderen Gründen als unwirksam anzusehen ist.1)
Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der mit Rechtsgrund entrichteten Prüfungsantragsgebühr, wenn die Patentanmeldung vor Durchführung des Prüfungsverfahrens zurückgenommen wird. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn das Patentamt die Prüfung der Patentanmeldung vor deren Rücknahme über längere Zeit verzögert hat.2)
Für den Fall, dass eine Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, ergibt sich aus dem Zusammenhang der gesetzlichen Regelung, dass die Prüfungsgebühr für einen zuvor gestellten Prüfungsantrag mit Wirkung ex nunc entfällt, sofern die Gebühr bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht entrichtet und die Prüfung der Anmel-dung nach § 44 Abs. 1 PatG noch nicht aufgenommen worden ist. § 10 Abs. 2 Pat-KostG erfasst demgegenüber nicht die Konstellation, dass die Prüfungsgebühr mit oder nach Eintritt der Fälligkeit bereits gezahlt worden ist und die Patentanmeldung zu einem späteren Zeitpunkt zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt3). Für diesen Fall sieht das Gesetz eine Erstattung der Gebühr auch dann nicht vor, wenn die beantragte Handlung - das ist hier die Prüfung der Patentanmeldung (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2008 X ZB 4/07, GRUR 2008, 549, 551) - noch nicht aufgenommen worden ist. Ob der Patentanmelder, der einen Prüfungsantrag gestellt hat, mit der Prüfungsgebühr belastet wird, wenn die Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt als zurückgenommen gilt, hängt mithin da-von ab, ob er zu diesem Zeitpunkt die Gebühr bereits gezahlt hat oder nicht.4)
Die gesetzliche Regelung hat zur Folge, dass die bereits bezahlte Prüfungsgebühr dem Deutschen Patent- und Markenamt verbleibt, obwohl diese keine Prüfung der Patentanmeldung vorgenommen hat und eine solche auch nicht mehr vorgenommen werden kann, der Anmelder also keinerlei Gegenleistung für die Prüfungsgebühr erhält. Zwar mag die Regelung in Art. 11 Buchst. a der Gebührenordnung des Europäischen Patentamts für eine europäische Patentanmeldung, die vor-sieht, dass die Prüfungsgebühr in voller Höhe zurückerstattet wird, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, sachgerechter erscheinen5). Die gesetzliche Regelung ist jedoch der Beurteilung zugrunde zu legen, da verfassungsrechtliche Bedenken gegen ihre Wirksamkeit nicht bestehen.6)