Schutzverweigerung in einem Verbandsland

Art. 6quinquies B PVÜ

Die Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken, die unter diesen Artikel fallen, darf nur in folgenden Fällen verweigert oder für ungültig erklärt werden:

  1. wenn die Marken geeignet sind, Rechte zu verletzen, die von Dritten in dem Land erworben sind, in dem der Schutz beansprucht wird;
  2. wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind;
  3. wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Es besteht Einverständnis darüber, dass eine Marke nicht schon deshalb als gegen die öffentliche Ordnung verstossend angesehen werden kann, weil sie einer Vorschrift des Markenrechts nicht entspricht, es sei denn, dass diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung betrifft.

Die Anwendung des Artikels 10bis bleibt jedoch vorbehalten.

Art. 6quinquies PVÜ → Zulassung der in einem Verbandsland eingetragenen Marke zum Schutz in den anderen Verbandsländern

§ 115 MarkenG → Nachträgliche Schutzentziehung

Nach Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ darf einer Marke der Schutz entzogen werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt. Der für diese Prüfung anzulegende Maßstab stimmt mit demjenigen der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein. Dies folgt daraus, dass einerseits durch diese Vorschriften die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG umgesetzt worden und sie daher richtlinienkonform auszulegen sind, es aber andererseits nach dem 13. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie erforderlich ist, dass sich deren Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befinden.1)

Zu den wesentlichen Grundlagen des harmonisierten Markenrechts, die unter die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ fallen, gehört die graphische Darstellbarkeit und die für die Annahme der Markenfähigkeit erforderliche Bestimmtheit des angemeldeten oder eingetragenen Zeichens im Sinne von Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL.2)

Die Frage der graphischen Darstellbarkeit und der Bestimmtheit der IR-Marke ist im Rahmen der Schutzentziehung nach Art. 5 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ [→ Schutzverweigerung in einem Verbandsland] nicht der Überprüfung entzogen. An eine international registrierte Marke, deren Schutz auf Deutschland erstreckt ist oder werden soll, sind insoweit keine geringeren Anforderungen zu stellen als an nationale Marken oder Gemeinschaftsmarken.3)

Die Regelung des Markengesetzes über die Schutzhindernisse beruht auf den Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie. Wie sich aus dem 12. Erwägungsgrund der Richtlinie ergibt, ist der europäische Gesetzgeber davon ausgegangen, dass sich die Markenrechtsrichtlinie ihrerseits in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befindet, also keine weiterreichenden Schutzversagungsgründe kennt, als Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ sie zulässt. Die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes darf daher zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ führen.4)

Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG geht auf Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL zurück. In der Markenrechtsrichtlinie steht diese Regelung – ungeachtet ihres qualifizierten Charakters als eines auch durch Verkehrsdurchsetzung nicht zu widerlegenden Eintragungshindernisses (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) – im Kontext der absoluten Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1 MarkenRL. Die Markenrechtsrichtlinie macht damit – stärker als der deutsche Gesetzestext, der den irrtümlichen Eindruck erweckt, als handele es sich um eine Frage der Markenfähigkeit – deutlich, dass die besonderen Eintragungshindernisse für mit der Warenform übereinstimmende Formmarken (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL = § 3 Abs. 2 MarkenG) auf ein besonders ausgeprägtes Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der betreffenden Warenformen zurückzuführen sind5) und damit einem Schutzversagungsgrund entsprechen, wie er sich auch in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ findet. Diese Eintragungshindernisse unterscheiden sich von den Eintragungshindernissen nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) lediglich dadurch, dass sie auch mit Hilfe einer durch Benutzung erworbenen Verkehrsdurchsetzung nicht überwunden werden können.6)

Auch dort, wo die Markenrechtsrichtlinie und ihr folgend das Markengesetz bestimmte besonders freihaltebedürftige Warenformen von der Möglichkeit ausschließen, ein Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d MarkenRL bzw. nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden, befinden sie sich in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft. Diese befasst sich – ausgehend von der Schutzerstreckung der IR-Marke nach dem Madrider Markenabkommen – naturgemäß nicht mit der Überwindung von Schutzversagungsgründen durch Verkehrsdurchsetzung in dem Vertragsland, auf das der Schutz erstreckt worden ist.7)

siehe auch

Art. 6quinquies PVÜ → Zulassung der in einem Verbandsland eingetragenen Marke zum Schutz in den anderen Verbandsländern

§ 115 MarkenG → Nachträgliche Schutzentziehung

1)
BGH, Beschluss vom 6. April 2017 - I ZB 39/16 - Schokoladenstäbchen III; m.V.a. BGH, Beschluss vom 25. März 1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 - PREMIERE II; Beschluss vom 14. Dezember 2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 - SWATCH; Beschluss vom 4. Dezember 2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform I; vgl. auch - zum Bestimmtheitserfordernis - BGH, GRUR 2013, 929 Rn. 14 - Schokoladenstäbchen II
2)
BGH, Beschluss vom 28. Februar 2013 - I ZB 56/11 - Schokoladenstäbchen II; m.V.a. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 3 Rn. 383; Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 3 Rn. 17 und 22; Kur in Festschrift von Mühlendahl, 2005, S. 361, 373; aA Hildebrandt, MarkenR 2002, 1, 3
3)
BGH, Beschluss vom 28. Februar 2013 - I ZB 56/11 - Schokoladenstäbchen II; m.V.a. Fezer aaO § 3 Rn. 383; Kirchschneck in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rn. 22
4)
vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 – I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 – Premiere II; Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 – SWATCH; Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 – Montre; Beschl. v. 4.12.2003 – I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 – Käse in Blütenform
5)
vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 – Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 78 bis 80 – Philips/Remington; Urt. v. 8.4.2003 – verb. Rs. C-53/01, C-54/01, C-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 bis 75 – Linde, Winward, Rado
6) , 7)
BGH, Beschl. v. 17. November 2005 – I ZB 12/04 - Rasierer mit drei Scherköpfen