====== Restitution nach Wegfall des Klagepatents ======

§ 580 ff ZPO -> [[Restitutionsklage]] \\

-> [[Einstellung der Zwangsvollstreckung im Falle der Nichtigerklärung des Klagepatents durch das Patentgericht]]  \\
-> [[Verfahrensrecht:Neues tatsächliches Vorbringen zu Restitutionsgründen]] \\


Bei Klagen aus einem Patent, an dessen Bestand das Gericht im Verletzungsrechtsstreit gebunden ist, kann die [[Restitutionsklage]]in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden, dass die Urteilsgrundlage aufgrund des Widerrufs des Klagepatents im Einspruchsverfahren oder der Nichtigerklärung im Nichtigkeitsverfahren entfallen ist, und dies auch dann gilt, wenn der Gegenstand des Patents im Beschränkungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestandskräftig derart eingeschränkt worden ist, dass das Klagepatent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall geraten ist.((BGH, Urteil vom 10. Januar 2017 - X ZR 17/13 - Vakuumtransportsystem; m.V.a. BGH, Urteil vom 29. Juli 2010 - Xa ZR 118/09, BGHZ 187, 1 Rn. 12 - Bordako; Urteil vom 17. April 2012 - X ZR 55/09, GRUR 2012, 753 Rn. 13 - Tintenpatrone III))

Die Restitutionsklage ist jedoch grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Restitutionskläger es unterlassen hat, den Restitutionsgrund in einem zum Zeitpunkt des vollständigen oder teilweisen Wegfalls des Patents anhängigen
Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision geltend zu machen.((BGH, Urteil vom 10. Januar 2017 - X ZR 17/13 - Vakuumtransportsystem))

Nach § 582 ZPO ist die Restitutionsklage nur dann zulässig, wenn die Partei - ohne ihr Verschulden - außerstande war, den Restitutionsgrund in einem früheren Verfahren, insbesondere durch Einlegung entsprechender
Rechtsmittel, geltend zu machen. Die Restitutionsklage ist danach ausgeschlossen, wenn der Restitutionskläger vor Ablauf der Frist für die Einlegung des jeweils statthaften Rechtsmittels oder für einen Antrag auf Wiedereinsetzung
in eine etwa bereits abgelaufene Rechtsmittelfrist positive Kenntnis von dem Restitutionsgrund bzw. von den einen Restitutionsgrund begründenden Tatsachen Kenntnis erhalten hat und das Vorbringen Aussicht auf Erfolg gehabt
hätte((Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl., § 582 Rn. 4)). Denn dann bestand die Möglichkeit, den Restitutionsgrund in dem früheren Verfahren geltend zu machen.((BGH, Urteil vom 10. Januar 2017 - X ZR 17/13 - Vakuumtransportsystem))

Eine Änderung der Patentlage ist - anders als erst in der Revisionsinstanz entstandene und bekannt gewordene, einen Restitutionsgrund begründende Tatsachen - im Revisionsrechtszug wie eine zwischenzeitliche Änderung
der Rechtslage von Amts wegen zu berücksichtigen((BGH, Hinweisbeschluss vom 29. Juni 2010 - X ZR 193/03, BGHZ 186, 90 Rn. 6 - Crimpwerkzeug III)). Sie füllt nach der Rechtsprechung des Senats sogar den Revisionszulassungsgrund
des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO aus. So ist, wenn Patentnichtigkeitsverfahren und Patentverletzungsrechtsstreit parallel geführt werden, in letzterem auf eine zulässig eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde hin die Revision
zuzulassen, wenn das Klagepatent ganz oder teilweise für nichtig erklärt worden ist und diese Entscheidung Auswirkung auf diejenige im Verletzungsrechtsstreit hat.((BGH, Urteil vom 10. Januar 2017 - X ZR 17/13 - Vakuumtransportsystem; m.V.a. BGH, Beschluss vom 6. April 2004 - X ZR 272/02, BGHZ 158, 372, 376 - Druckmaschinen-Temperierungssystem I))

Ist das Schutzrecht mit Wirkung ex nunc weggefallen, so ist eine erfolgte Verurteilung auf die Restitutionsklage hin nur für den Zeitraum nach dem Erlöschen des Schutzrechts aufzuheben. Ist der Beklagte auch zur Unterlassung verurteilt worden, ist auf entsprechenden Antrag des Klägers insoweit die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache festzustellen.((BGH, Urteil vom 29. Juli 2010 - Xa ZR 118/09 - Bordako))

Die nachträgliche [[Patentrecht:Vernichtung des Klagepatents]] rechtfertigt in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO eine Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen [[Patentrecht:Verletzungsverfahren|Verletzungsverfahrens]] [-> [[Verfahrensrecht:Restitutionsklage]]], wobei in dem wieder aufgenommenen Verfahren das verurteilende Erkenntnis aufzuheben und die [[Patentrecht:Verletzungsklage]] – mangels anspruchsbegründenden Klagepatents – abzuweisen ist.((st. Rechtsprechung, z.B. OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08; m.w.N.))

Dies gilt nicht nur im Falle einer Komplettvernichtung des der Verletzungsklage zugrunde liegenden Patents, sondern gleichermaßen dann, wenn das Klagepatent bestandskräftig derart eingeschränkt wird, dass die verurteilten Ausführungsformen vom Schutzbereich des Klagepatents nicht mehr erfasst sind.((st. Rechtsprechung, z.B. OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter; m.V.a. Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 139 PatG Rdnr. 149; Busse, PatG, 6. Aufl., § 143 PatG Rdnr. 389; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 21 Rdnr. 124; Mes, PatG, 2. Aufl., § 21 PatG Rdnr. 56; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 916 f.; auch  OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.05.2006 – I-2 U 86/05))


§ 580 Nr. 6 ZPO setzt voraus, dass ein präjudizielles Urteil, auf dem das mit der Restitutionsklage angegriffene Urteil beruht, durch rechtskräftiges Urteil aufgehoben worden ist; Verwaltungsakte, auf die sich das angegriffene Urteil gestützt hat, werden einem präjudiziellen Urteil gleichgestellt.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 16. August 2007, 2 U 34/06 - Stangenbearbeitungszentrum; m.V.a. BGH, NJW 1988, 1914, 1915 = MDR 1988, 566; Musielak, ZPO, 5. Aufl., § 580, Rdnr. 12; Zöller/Greger, ZPO, 26. Aufl., § 580 Rdnr. 13 m.w.N.))

Aus diesen Gründen ist zwar grundsätzlich anzuerkennen, dass § 580 Nr. 6 ZPO jedenfalls analog anzuwenden ist, wenn ein erteiltes Patent, das Grundlage eines rechtskräftigen Vollstreckungstitels ist, durch ein rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts oder des Bundesgerichtshofes für nichtig erklärt oder so teilvernichtet wird, dass der als patentverletzend bewertete angegriffene Gegenstand nicht mehr vom Schutzbereich des Patentes erfasst wird.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 16. August 2007, 2 U 34/06 - Stangenbearbeitungszentrum; m.V.a. LG Düsseldorf, GRUR 1987, 628, 629 – Restitutionsklage; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG GbMG, 10. Aufl., § 139 PatG Rdnr. 149; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 21 Rdnr. 125 m.w.N.; Musielak, a.a.O.))

Voraussetzung ist jedoch, dass die das Patent ganz oder teilweise vernichtende Entscheidung rechtskräftig ist.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 16. August 2007, 2 U 34/06 - Stangenbearbeitungszentrum))

§ 580 Nr. 6 ZPO setzt voraus, dass zwischen dem Restitutionsgrund und der Vorentscheidung ein solcher ursächlicher Zusammenhang besteht, dass der Restitutionsgrund dem angegriffenen Urteil eine der Grundlagen entzieht, auf denen es beruht.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 16. August 2007, 2 U 34/06 - Stangenbearbeitungszentrum; m.V.a. BGH, NJW-RR 1994, 894, 895; VersR 1984, 453, 455; NJW 1988, 1914, 1915; Musielak, a.a.O., § 580, Rdnr. 4))

Wurde der Restitutionskläger im Vorprozess rechtskräftig wegen Verletzung eines Patentes verurteilt, ist diese Voraussetzung nur erfüllt, wenn schon ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, welches die Nichtigkeit des Patentes ausspricht und damit die Grundlage für die Zuerkennung der aus dem Patent zuerkannten Ausschließlichkeitsrechte in der rechtskräftigen Vorentscheidung im Verletzungsprozess endgültig entfallen lässt. Die unbegrenzte Erhebung der Restitutionsklage löste deren Ausnahmecharakter auf und widerspräche der vom Gesetzgeber in § 586 Abs. 2 Satz 2 ZPO getroffenen Abwägung zwischen dem Interesse an einem materiell rechtlich zutreffenden Urteil und dem Eintritt des Rechtsfriedens sowie der Bestandskraft rechtskräftiger Entscheidungen.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 16. August 2007, 2 U 34/06 - Stangenbearbeitungszentrum))

==== Frist ==== 

Ist bei Nichtigerklärung des Patents eine Nichtzulassungsbeschwerde anhängig und die Frist zu ihrer Begründung bereits abgelaufen, ist der Beschwerdeführer gehalten, den Zulassungsgrund nachträglich geltend zu machen
und auf Wiedereinsetzung in die (insoweit) versäumte Begründungsfrist anzutragen.((BGH, Urteil vom 10. Januar 2017 - X ZR 17/13 - Vakuumtransportsystem
; m.V.a. Cepl/Voß/Bacher, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 1. Aufl., § 544 ZPO Rn. 51, wo noch offen gelassen wird, ob den Beschwerdeführer eine entsprechende Obliegenheit trifft; vgl. auch Cepl/Voß/ Tochtermann, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 1. Aufl., § 582 ZPO Rn. 5, der für den Fall der teilweisen Nichtigerklärung des Klagepatents die Geltendmachung mittels eines Wiedereinsetzungsantrags für geboten hält))

Dies hat der Bundesgerichtshof bereits für den in Bezug auf die verfahrensmäßige Situation vergleichbaren Fall entschieden, dass er seiner Entscheidung im Nichtigkeitsberufungsverfahren eine Auslegung des Patents zugrunde
gelegt hat, die in einem für den Patentverletzungsprozess entscheidungserheblichen Punkt von derjenigen abweicht, die das Oberlandesgericht seinem mi der Nichtzulassungsbeschwerde angefochtenen Urteil zugrunde gelegt hatte.((BGH, Urteil vom 10. Januar 2017 - X ZR 17/13 - Vakuumtransportsystem; m.V.a. BGHZ 186, 90 Rn. 16 - Crimpwerkzeug III))

Für die Einleitung des Wiederaufnahmeverfahrens steht dem Verletzungsbeklagten allerdings nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung. Gemäß § 586 Abs. 1, 2 ZPO ist die Restitutionsklage vor Ablauf einer __Notfrist von 1 Monat__ zu erheben, wobei die Frist mit dem Tag beginnt, an dem die Partei von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erhalten hat, jedoch nicht vor eingetretener Rechtskraft des abzuändernden Urteils. Bedingung für den Fristbeginn ist mithin zweierlei, nämlich zum Ersten die bestandskräftige (Komplett- oder Teil-)Vernichtung des Klagepatents und zum Zweiten die Kenntnis des Verletzungsbeklagten hiervon.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter))

Zu diesem im Wesentlichen objektiven Kriterium muss für den Fristbeginn hinzu kommen, dass der Restitutionsberechtigte auch in subjektiver Hinsicht Kenntnis von den die Wiederaufnahme rechtfertigenden Umständen, vorliegend also von der bestandskräftigen Teilvernichtung des Klagepatents, hat. Diese Kenntnis muss bei der von dem Verletzungsurteil betroffenen Partei selbst bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter vorhanden sein((BGH, MDR 1978, 1015)), wobei dem positiven Wissen jeweils das bewusste Verschließen vor der Kenntnisnahme gleich steht.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter; m.V.a. BGH, NJW 1993, 1596; BAG, NZA 2003, 453))


Ein hinreichendes Wissen von dem Umfang der Teilvernichtung setzt nicht die Kenntnis der (schriftlich abgefassten) Gründe voraus, welche die Entscheidungsinstanz bewogen haben, das Klagepatent einzuschränken. Die Begründungserwägungen sind insbesondere dann nicht relevant, wenn durch die Entscheidung nicht nur die Ansprüche geändert worden sind, sondern gleichzeitig auch der zugehörige Beschreibungstext nebst Zeichnungen angepasst wurde. In einer solchen Konstellation bildet ausschließlich die neue Beschreibung das für die Schutzbereichsbestimmung relevante Auslegungsmaterial.((vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter; m.V.a. Benkard, PatG GebrMG, a.a.O., § 14 PatG Rdnr. 27))

Es ist selbstverständliche Pflicht des im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Anwaltes, den Verletzungsbeklagten unverzüglich über den Ausgang des Rechtsbestandsverfahrens zu unterrichten, der die Restitutionsklage eröffnet. Denn kostspielige Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren werden von einem Verletzungsbeklagten üblicherweise nicht uneigennützig im allgemeinen Interesse geführt mit dem Ziel, die Rolle von schutzunfähigen Patenten zu bereinigen, sondern im eigenen geschäftlichen Interesse mit dem Ziel betrieben, den Vorwurf der Patentverletzung auszuräumen und die darauf beruhenden Ansprüche zu Fall zu bringen.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter))

Da dies nach rechtskräftigem Abschluss des Verletzungsverfahrens nur im Wege einer Restitutionsklage möglich ist, hat der Verletzungsbeklagte ein auf der Hand liegendes Interesse daran, über den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens unterrichtet zu werden. Diese Informationspflicht wiederum liefert die rechtliche Grundlage dafür, dem Verletzungsbeklagten die Kenntnis seines Anwalts von der Vernichtungsentscheidung zuzurechnen.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter; m.V.a. Kühnen, Festschrift für Reimann, 2009, S. 287))

-> [[Verfahrensrecht:Notfrist für die Restitutionsklage]]

==== Rechtskraft der Vernichtungsentscheidung  ====

Ergeht die das Klagepatent betreffende Vernichtungsentscheidung letztinstanzlich und ist sie deshalb nicht mehr angreifbar, tritt Rechtskraft bereits mit dem Wirksamwerden des betreffenden Erkenntnisses ein. Soweit die Entscheidung verkündet wird, bestimmt sich die Rechtskraft dabei nach dem Verkündungsdatum, und nicht nach dem Tag der späteren Zustellung der schriftlich abgesetzten Gründe (Kühnen, Festschrift für Reimann, 2009, S. 287). 

Von einer letztinstanzlichen Sachentscheidung ist auch dann auszugehen, wenn die Technische Beschwerdekammer die Sache zwar an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen hat, dies allerdings mit der Anordnung geschieht, das Patent in geändertem Umfang mit genau bestimmten Ansprüchen, einer ganz bestimmten Beschreibung und bestimmten Zeichnungen aufrecht zu erhalten.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter; m.V.a. Benkard, EPÜ, Art. 111 Rdnr. 52; Singer/Stauder, EPÜ, 4. Aufl., Art. 111 Rdnrn. 6, 9, 27)). Denn die mit der Bindungswirkung des Art. 111 Abs. 2 Satz 1 EPÜ versehene endgültige Entscheidung darüber, mit welchem – genau festgelegten – Inhalt sich das Schutzrecht als bestandskräftig erweist und seine gesetzlichen Ausschließlichkeitswirkungen entfaltet, ist unter solchen Umständen bereits von der Beschwerdekammer getroffen, welche der Einspruchsabteilung mit der Zurückverweisung keinerlei eigenen Prüfungs- und Entscheidungsspielraum mehr überlassen, sondern sie ausschließlich für rein administrative Maßnahmen herangezogen hat, die bei der Aufrechterhaltung eines Patents mit geändertem Inhalt zu beachten sind.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter; m.V.a. Kühnen, Festschrift für Reimann, 2009, S. 287))

An dem Eintritt der Rechtskraft mit Verkündigung der Beschwerdekammerentscheidung ändert ein gemäß Art. 112a EPÜ bei der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes angebrachte Überprüfungsantrag nichts. Bei ihm handelt es sich nicht um ein reguläres Rechtsmittel, sondern um einen außerordentlichen Rechtsbehelf, der die Rechtskraft der angegriffenen Beschwerdekammerentscheidung nicht hinausschiebt, sondern durchbricht.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter; m.V.a. Singer/Stauder, a.a.O., Art. 112a Rdnr. 5; Schulte, a.a.O., Anhang zu § 73, Art. 112a Rdnr. 4)) Dies folgt mit aller Deutlichkeit schon daraus, dass der Überprüfungsantrag gemäß Art. 112a Abs. 3 EPÜ keine aufschiebende Wirkung hat und Abs. 5 Satz 2 anordnet, dass die Große Beschwerdekammer, sofern der Überprüfungsantrag begründet ist, die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Technischen Beschwerdekammer beschließt. Demgemäß hält auch die Denkschrift zur Revisionsakte (BlPMZ 2007, 406, 415) fest:

„Abs. 3 stellt klar, dass der Überprüfungsantrag ein außerordentlicher Rechtsbehelf ist, dessen bloße Einlegung die Rechtskraft der angefochtenen Entscheidung nicht berührt. Eine stattgebende Entscheidung der Großen Beschwerdekammer führt dagegen zur Aufhebung der Entscheidung der Beschwerdekammer und durchbricht deren Rechtskraft mit der Folge, dass das Beschwerdeverfahren nach Maßgabe von Abs. 6 wieder aufgenommen werden muss.“


==== Aussetzung des Wiederaufnahmeverfahrens ====

Ein laufendes Überprüfungsverfahren nach Art. 112a EPÜ rechtfertigt keine Aussetzung des in Bezug auf die ursprüngliche Einspruchsbeschwerdeentscheidung angestrengten Restitutionsverfahrens, dessen Frist versäumt ist.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter; m.V.a. Kühnen, Festschrift für Reimann, 2009, S. 320))

Selbst wenn ein Überprüfungsantrag an die Große Beschwerdekammer Erfolg haben sollte, bewirkt dies lediglich, dass das rechtskräftig abgeschlossen gewesene Einspruchsbeschwerdeverfahren wieder aufgenommen wird und eine abermalige Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer ergeht, die gegebenenfalls einen neuen Restitutionssachverhalt mit der ihm eigenen Restitutionsfrist in Gang setzt.((OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. März 2009, Az. 2 U 41/08 - Tintenflüssigkeitsbehälter; m.V.a. Kühnen, Festschrift für Reimann, 2009, S. 287))


===== siehe auch =====

§ 580 ff ZPO -> [[Restitutionsklage]]

-> [[Einstellung der Zwangsvollstreckung im Falle der Nichtigerklärung des Klagepatents durch das Patentgericht]]  \\