====== Berufungsurteil und Mündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof ======

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**§ 116 (1) PatG**

Der Prüfung des Bundesgerichtshofs unterliegen nur die von den Parteien gestellten Anträge.
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**§ 116 (2) PatG**

Eine Klageänderung und in dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit [-> [[Nichtigkeitsverfahren]]] des Patents oder des [[ergänzendes Schutzzertifikat|ergänzenden Schutzzertifikats]] eine Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents sind nur zulässig, wenn

  - der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichtshof die Antragsänderung für sachdienlich hält und

  - die geänderten Anträge auf Tatsachen gestützt werden können, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung nach § 117 [-> [[Tatsachen und Beweise]]] zugrunde zu legen hat.
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Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der Beklagte
mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des
Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergibt.((BGH, Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14 - Fahrzeugscheibe II; m.V.a. BGH, Urteil vom 28. Mai 2013 - X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 57 - Walzstraße))

Gleiches gilt für den Fall, dass das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis [-> [[Gerichtlicher Hinweis im Nichtigkeitsverfahren]]] nur einzelne Angriffsmittel des Klägers aufgreift und der Beklagte daher keinen Anlass hat, zusätzlich zu Hilfsanträgen, die dem erteilten Hinweis Rechnung tragen, vorsorglich weitere Hilfsanträge im Hinblick auf Angriffsmittel zu stellen, auf die das Patentgericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die es als nicht aussichtsreich eingeschätzt hat .((BGH, Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14 - Fahrzeugscheibe II; m.V.a. BGH, Urteil vom 27. Mai 2014 - X ZR 2/13, GRUR 2014, 1026 Rn. 31 - Analog-Digital-Wandler))

Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz kann als sachdienlich anzusehen sein, wenn das Patentgericht den Beklagten erst in der mündlichen Verhandlung davon in Kenntnis gesetzt hat, dass es an einer im Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geäußerten, dem Beklagten günstigen Einschätzung nicht festhält.((BGH, Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14 - Fahrzeugscheibe II))

Die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents mit einer geänderten Fassung ist in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der Beklagte mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab.((BGH, Urteil vom 28. Mai 2013 - X ZR 21/12 - Walzstraße))

Eine Verteidigung des Streitpatents in geänderter Fassung in der Berufungsinstanz ist regelmäßig nicht sachdienlich, wenn bereits in der ersten Instanz Veranlassung bestand, einen entsprechenden Hilfsantrag zu stellen.((BGH, Urteil vom 14. März 2024 – X ZR XX/24 – Lamellenfenster; m.V.a. BGH, Urteil vom 23. April 2020 – X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 33 – Niederflurschienenfahrzeug))

Wenn das Patentgericht in seinem [[qualifizierter Hinweis|qualifizierten Hinweis]] vorläufig mitteilt, dass der Gegenstand des Patents durch den Stand der Technik nahegelegt sei, ist der Beklagte gehalten, das Patent gegebenenfalls in geänderter Fassung zu verteidigen.((BGH, Urteil vom 14. März 2024 – X ZR XX/24 – Lamellenfenster.))

===== siehe auch =====

§§ 110 bis 121 PatG -> [[Berufung]], [[Berufungsverfahren]] \\
§§ 100 bis 122a PatG -> [[Verfahren vor dem Bundesgerichtshof]] \\
PatG -> [[Patentrecht:Patentgesetz]] \\