====== Rechtserhaltende Benutzung ====== **§ 26 (1) MarkenG** Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer [[eingetragene Marke|eingetragenen Marke]] oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem [[Inhaberschaft|Inhaber]] für die Waren oder [[Dienstleistungen]], für die sie eingetragen ist, im Inland [[Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung|ernsthaft benutzt]] worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. § 26 (2) MarkenG -> [[Fremdbenutzung]] \\ § 26 (3) MarkenG -> [[Benutzung einer Marke in abweichender Form]] \\ § 26 (4) MarkenG -> [[Rechtserhaltende Benutzung durch Ausfuhr]] \\ § 26 (5) MarkenG -> [[Verlängerung der Benutzungsschonfrist für die Dauer eines Widerspruchsverfahrens]] \\ § 43 (1) S. 1 MarkenG -> [[Nichtbenutzungseinrede]] \\ § 49 (1) MarkenG -> [[Verfall wegen Nichtbenutzung]], [[Benutzungsschonfrist]] \\ § 8 (2) Nr. 10 MarkenG → [[Bösgläubige Markenanmeldung]] \\ -> [[Benutzungszwang]] \\ -> [[Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung]] \\ -> [[Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung]] \\ -> [[Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung einer Marke]] \\ -> [[Benutzungsnachweis bei breiten Oberbegriffen im Warenverzeichnis]] \\ -> [[Erweiterte Minimallösung]] \\ -> [[Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung]] \\ -> [[Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung]] \\ -> [[Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens]] \\ -> [[Nichtbenutzungseinrede]] \\ -> [[Rechtserhaltende Benutzung einer Gemeinschaftsmarke]] \\ -> [[Benutzung nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede]] \\ -> [[Rechtserhaltenden Benutzung einer Marke durch deren Verwendung als Zweitmarke]] \\ -> [[Ausschluss von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung]] \\ -> [[Zwischenrechte]] \\ -> [[Benutzung einer Marke in abweichender Form]] \\ -> [[Rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke]] \\ Durch die in § 26 Abs. 1 MarkenG vorgesehene Regelung über die Nichtbenutzung wird Art. 10 Abs. 1 MarkenRL umgesetzt, der seinerseits Art. 5 C Abs. 1 PVÜ Rechnung trägt. Nach dieser Vorschrift der PVÜ darf eine dem Benutzungszwang unterliegende eingetragene Marke nach Ablauf einer angemessenen Frist nur für ungültig erklärt werden, wenn der Beteiligte seine Untätigkeit nicht rechtfertigt.((BGH, Beschl. v. 28. September 2006 - I ZB 100/05 - COHIBA)) Der Benutzungszwang findet seine Rechtfertigung in dem Zweck der Marke, der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Herkunft zu dienen [->[[Herkunftsfunktion]]], und in dem Interesse der Allgemeinheit daran, die Zeichenrolle von unbenutzten Zeichen freizumachen, um andere Gewerbetreibende in die Lage zu versetzen, diese oder ähnliche Zeichen selbst zu benutzen oder für sich eintragen zu lassen.((BGH, Beschl. v. 28. September 2006 - I ZB 100/05 - COHIBA; m.V.a. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890, 891 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN)) Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist.((BPatG, Beschl. v. 29. Juni 2022 - 35 W (pat) 11/20; m.V.a. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE])) Zum Nachweis muss von dem Widersprechenden daher konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wieviel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen sein. Das Erfordernis eines derartigen, auf einzelne Waren- und Dienstleistungs(-gruppen) bezogenen Nachweises der Benutzung ergibt sich aus § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, wonach für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.((BPatG, Beschl. v. 29. Juni 2022 - 35 W (pat) 11/20; m.V.a. BPatG 24 W (pat) 69/08 – Butterfly by Max Gordon/Butterfly; 30 W (pat) 505/15 – Universal Nutrition; 26 W (pat) 66/16 – Cuvée Prestige Salmon)) Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem [[Verfahrensrecht:Beibringungsgrundsatz|Beibringungs-]] und [[Verfahrensrecht:Verhandlungsgrundsatz]].((BPatG, Beschl. v. 29. Juni 2022 - 35 W (pat) 11/20; m.V.a. BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken)) Als Nachweis ist grundsätzlich der Vollbeweis nach Maßgabe des § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 286 ZPO zu führen, wobei eine eidesstattliche Versicherung auch nach der Neuregelung des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nach wie vor zulässig ist und das wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung für Umfang, Zeitraum und Ort der bestrittenen Benutzung darstellt.((BPatG, Beschl. v. 29. Juni 2022 - 35 W (pat) 11/20; m.V.a. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 43 Rdnt. 56)) Sonstige Unterlagen wie z. B. Preislisten, Rechnungskopien, Etiketten, Prospekte oder sonstige Veröffentlichungen können der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen.((BPatG, Beschl. v. 29. Juni 2022 - 35 W (pat) 11/20; m.V.a. BPatG GRUR 2007, 596, 597 – La Martina; BPatGE 33, 228, 231 – Lahco; 24, 109, 111 – FOSECID)) Eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG liegt vor, wenn die Marke in einer Weise verwendet wird, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, Marktanteile für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen gegenüber denjenigen anderer Unternehmer zu gewinnen oder zu behalten.((BGH, Beschl. v. 18. Mai 2017 - I ZR 178/16; m.V.a. EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 - Ansul/Ajax; Urteil vom 15. Januar 2009 - C-495/07, Slg. 2009, I-137 = GRUR 2009, 410 Rn. 16 - Silberquelle/Maselli; BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 37 ff. = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD; Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke)) Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion [-> [[Funktion der Marke]]], die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie geschützt ist, verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.((BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13 - STAYER; m.V.a. EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 - Ansul/Ajax; Urteil vom 15. Januar 2009 - C-495/07, Slg. 2009, I-137 = GRUR 2009, 410 Rn. 18 - Silberquelle/Maselli; BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke, mwN; BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 12 - Orion)) Dabei müssen die Benutzungshandlungen einen Inlandsbezug aufweisen.((BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13 - STAYER; m.V.a. BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 13 - Orion; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 26 Rn. 221; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl. Rn. 1247; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 26 MarkenG Rn. 68; zur Notwendigkeit der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2012 - C-149/11, GRUR 2013, 182 Rn. 38 - Leno Merken/Hagelkruis [ONEL/OMEL])) Für international registrierte Marken gelten keine anderen Maßstäbe.((BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13 - STAYER; m.V.a. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 26 Rn. 175; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwyk, Gewerblicher Rechtsschutz Urhe-berrecht Medienrecht, 3. Aufl.,§ 26 MarkenG Rn. 68)) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist.((BGH, Urteil vom 8. Januar 2014 - I ZR 38/13 - Probiotik; m.V.a. BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 OTTO; Urteil vom 18. Dezember 2008 I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 14. April 2011 I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 23 = WRP 2011, 886 Peek & Cloppen-burg II; Urteil vom 5. Dezember 2012 I ZR 135/11, GRUR 2013, 725 Rn. 13 = WRP 2013, 1034 Duff Beer)) Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht.((BGH, Beschl. v. 18. Mai 2017 - I ZR 178/16; m.V.a. EuGH, GRUR 2006, 582 Rn. 72 - VITAFRUIT: Verkauf von ca. 300 Kisten mit je zwölf Flaschen Fruchtsaft an einen Kunden innerhalb eines Jahres mit einem Umsatz von ca. 4.800 €)) Wird die Nichtbenutzungseinrede [§ 43 (1) S. 1 MarkenG → [[Nichtbenutzungseinrede]]] erhoben, so ist der Nachweis der rechtserhaltende Benutzung einer Marke Voraussetzung dafür, daß der Markeninhaber das Recht aus der Marke in einem [[Widerspruchsverfahren|Widerspruchs-]], [[Markenlöschung|Löschungsverfahren]] oder [[Markenverletzung|Verletzungsverfahren]] erfolgreich geltend machen kann. Der Benutzungswille muss sich nicht auf eine Verwendung der Marke durch den Markeninhaber selbst beziehen. Dabei reicht die Absicht aus, die Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen.((BPatG, Entsch. v. 17. Juni 2008 - 33 W (pat) 82/06)) [§ 26 (2) MarkenG → [[Fremdbenutzung]]] Fehlt dem Markeninhaber ein genereller [[Benutzungswille]] [ -> [[Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens]]], so kann eine Anmeldung als [[Bösgläubige Markenanmeldung|bösgläubig angesehen]] werden.((BPatG, Entsch. v. 17. Juni 2008 - 33 W (pat) 82/06)) [§ 8 (2) Nr. 10 MarkenG -> [[Bösgläubige Markenanmeldung]]] Das Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des Anmelders kann die Annahme nahelegen, er wolle die Marke zu dem Zweck verwenden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, in rechtsmissbräuchlicher Weise mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen [-> [[Bösgläubige Markenanmeldung]]].((BGH, Urteil v. 2. April 2009 - I ZB 9/06; m.V.a. BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E)) Nach § 26 Abs. 3 MarkenG [-> [[Benutzung einer Marke in abweichender Form]]] gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.((BGH, Urt. v. 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04 - AKZENTA)) Auch wenn eine Marke für alle in der Überschrift einer Klasse der amtlichen Klasseneinteilung genannten Waren-begriffe eingetragen ist, stellt ihre Verwendung für Waren, die zwar nach der Klassifikation von Nizza dieser Klasse zuzuordnen sind, aber unter keinen der in der Klassenüberschrift enthaltenen Begriffe zu subsumieren sind, nach der gefestigten deutschen Rechtsprechung, die durch die Entscheidung des EuGH „IP Translator“ vom 19. Juni 2012 (EuGH GRUR 2012, 822 – IP-Translator) in vollem Umfang bestätigt worden ist, keine Benutzung für eingetragene Waren dar.((BPatG, Urt. v. 15. Januar 2015 - 25 W (pat) 76/11 - Yosaja / YOSOI; m.V.a. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rdn. 253; vgl. auch Bender, Erbeben in Alicante –Die Entwicklung der Gemeinschaftsmarke in Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2012, MarkenR 2013, 1 ff.)) Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende [[Zweitmarke]] -, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden.((BGH, Urt. u. Versäumnisurt. v. 8. Februar 2007 - I ZR 71/04 - bodo Blue Night)) Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG [-> [[Verfall wegen Nichtbenutzung]]] tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren [-> [[Benutzungsschonfrist]]] nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.((BGH, Urt. v. 10. April 2008 - I ZR 167/05 - LOTTOCARD; m.V.a. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA)) § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG → [[Verfall wegen Nichtbenutzung]], [[Benutzungsschonfrist]] \\ ===== siehe auch ====== § 49 MarkenG -> [[Verfall wegen Nichtbenutzung]] \\